Op 19 februari wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over de beschermingsomvang van ‘beschrijvende handelsnamen’. Zijn conclusie: voor inbreuk op een beschrijvende handelsnaam geldt uitsluitend het criterium van verwarringsgevaar uit artikel 5 Handelsnaamwet. Bijkomende omstandigheden zijn daarvoor niet vereist.
Daarmee veegt de Hoge Raad de Artiestenverloningen-toets die het hof Den Haag in het Parfumwinkel-arrest hanteerde van tafel. Verwarringsgevaar blijft de enige maatstaf.
Handelsnaam: onderscheidend of beschrijvend?
Een handelsnaam is volgens de Handelsnaamwet (Hnw) de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dit is de naam waarmee een onderneming zich in het handelsverkeer presenteert. Een handelsnaam hoeft – anders dan bij merken het geval is – geen ‘onderscheidend vermogen’ te bezitten. Een beschrijvende handelsnaam zoals Beddenspecialist of Parfumwinkel, is dus ook beschermd. Het voeren van een beschrijvende handelsnaam is aantrekkelijk; ondernemingen met generieke termen als handelsnaam zijn online goed vindbaar en dat biedt concurrentievoordeel.
Een handelsnaamrecht ontstaat door het enkele gebruik ervan en biedt een relatief verbodsrecht. Dat wil zeggen dat het op grond van artikel 5 Hnw niet is toegestaan om een handelsnaam te voeren, die bij het publiek leidt tot verwarring met een oudere handelsnaam.
De discussie die in dit verband al jaren speelt, is of het beschermen van zuiver beschrijvende handelsnamen wel gerechtvaardigd is. Die bescherming strookt namelijk niet met de overtuiging dat zuiver beschrijvende aanduidingen door eenieder vrij gebruikt moeten kunnen worden, de zogenaamde ‘vrijhoudingsbehoefte’.
Doc/Dairy Partners
Aanleiding voor het arrest van de Hoge Raad was de zaak tussen een Britse en Nederlandse kaasproducent. De Britse kaasproducent handelt sinds 2007 onder de naam ‘Dairy Partners’. In dit kader produceert zij kazen in 23 landen, waaronder Nederland. De Nederlandse kaasproducent voert haar onderneming pas sinds 2016 onder de handelsnaam ‘DOC Dairy Partners’ en richt zich op de Benelux en Frankrijk.
Volgens Dairy Partners levert de door DOC gebruikte handelsnaam verwarringsgevaar op, zoals bedoeld in artikel 5 Hnw. DOC betwist dat er sprake is van verwarringsgevaar. Zij voert daartoe aan dat ‘Dairy Partners’ een beschrijvende handelsnaam is voor een onderneming die zuivelproducten verkoopt en daarbij partnerschap zoekt met haar afnemers. Volgens DOC breng het beschrijvende karakter met zich mee dat het gebruik van deze handelsnaam niet kan worden verboden. Althans, dat daarvoor naast verwarringsgevaar bijkomende omstandigheden zijn vereist, die in dit geval zouden ontbreken.
In hoger beroep bestond ten aanzien van die laatste vraag – of naast verwarringsgevaar ook bijkomende omstandigheden zijn vereist – echter twijfel.
Artiestenverloningen-toets
Deze twijfel is ontstaan naar aanleiding van het Artiestenverloning-arrest uit 2015. In dit geschil over domeinnamen oordeelde de Hoge Raad dat het (in beginsel) voor een ieder mogelijk moet zijn om gebruik te maken van een zuiver beschrijvende aanduiding, ook als dit tot verwarring leidt. Het gebruik is alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat met zich meebrengen. In het Parfumwinkel-arrest oordeelde het hof Den Haag vervolgens dat deze Artiestenverloningen-toets ook van toepassing is op zuiver beschrijvende handelsnamen.
Bijkomende omstandigheden vereist?
Toch bleef hierover discussie bestaan. De wettekst van artikel 5 Handelsnaamwet vereist namelijk geen ‘bijkomende omstandigheden’. Het in de jurisprudentie gecreëerde criterium was dus mogelijk in strijd met de bedoeling van de wetgever. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloot daarom in de zaak DOC/Dairy Partners de Hoge Raad te vragen of voor de bescherming van beschrijvende handelsnamen voldoende is dat verwarringsgevaar bestaat, of dat daarvoor nog bijkomende omstandigheden zijn vereist.
De Hoge Raad oordeelde dat bij de inbreukvraag voor een beschrijvende handelsnaam, alleen aan de maatstaf van verwarring moet worden getoetst. Deze maatstaf biedt op zichzelf voldoende ruimte om het beschrijvende karakter van de handelsnaam en de kleinere beschermingsomvang daarvan in overweging te nemen. Bij de vraag of verwarring te duchten is, moeten immers alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen.
Ook zonder “bijkomende omstandigheden” wordt dus de vrijhoudingsbehoefte gewaarborgd. De toets die het gerechtshof Den Haag in het Parfumwinkel-arrest hanteerde was niet juist. Verwarringsgevaar blijft in geval van handelsnamen de enige maatstaf. Het criterium “bijkomende omstandigheden” is geen cumulatief vereiste dat voortvloeit uit artikel 5 Handelsnaamwet.
Domeinnamen
Voor zover het gaat om domeinnamen – niet gebruikt als handelsnaam – wordt de situatie beheerst door het leerstuk van de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). De Hoge Raad geeft aan dat bijkomende omstandigheden dan wel vereist zijn. Deze bijkomende omstandigheden kunnen bestaan in gedragingen die oneerlijke mededinging meebrengen, zoals het gebruik van een domeinnaam die zo dicht mogelijk tegen de handelsnaam van een concurrent ligt met als doel om op misleidende wijze klanten weg te lokken.
Tot slot
Centraal in deze procedure staat de vraag hoe in de Handelsnaamwet de vrijhoudingsbehoefte kan worden gewaarborgd. In de wettekst wordt die behoefte nergens expliciet genoemd. Met de conclusie dat de eis van verwarringsgevaar voldoende ruimte biedt om geen, of slechts geringe bescherming aan beschrijvende handelsnamen te bieden, weet de Hoge Raad beide toch met elkaar te verenigen.
De zaak tussen DOC en Dairy Partners werd overigens al geschikt voordat de Hoge Raad arrest wees. De handelsnaam DOC Dairy Partners zal medio 2021 komen te vervallen en het bedrijf zal verder gaan onder de naam Uniekaas Holland BV. Gelukkig besloot de Hoge Raad de vragen toch te beantwoorden in het belang van de rechtsontwikkeling.
Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen, neem dan gerust contact op met Jesse Vermeij of Douwe Linders
