Er wordt veel samengewerkt binnen de technische sector. Samenwerkingspartners kunnen namelijk een bijdrage leveren aan (ontbrekende) kennis, materialen en/of productiecapaciteit. Daar staat natuurlijk een (aandeel in) de winst, omzet of ander genoten voordeel tegenover, zodat beide partijen gebaat zijn bij de samenwerking.
Wanneer één partij veel technische kennis en knowhow inbrengt, is het verstandig om voorafgaand aan de samenwerking voldoende (contractuele) waarborgen te treffen om deze vertrouwelijke informatie te beschermen, zoals het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst (NDA). Mocht de samenwerkingspartner de vertrouwelijke informatie dan toch voor eigen gewin gebruiken, dan kun je op basis van de geheimhoudingsovereenkomst nog actie ondernemen.
Onlangs werd het belang van een goede geheimhoudingsovereenkomst ook onderschreven in een interessante zaak die aan de Rechtbank Den Haag werd voorgelegd, waarin twee bedrijven de vertrouwelijke informatie van een samenwerkingspartner met elkaar deelden en deze vervolgens gebruikten voor het indienen van meerdere octrooiaanvragen. Je leest er meer over in het onderstaande artikel.
Wat ging eraan vooraf?
Ferm heeft een RFID-tag ontwikkeld voor autobanden, waarmee kan worden bijhouden waar een auto zich op het (race)circuit bevindt. Nadat de eerste tests waren uitgevoerd, zijn Ferm en ADE een samenwerking aangegaan voor het verder ontwikkelen van de RFID-tag. Aangezien Ferm ten behoeve van de samenwerking veel waardevolle kennis en knowhow met ADE moest delen, hebben partijen ervoor gekozen om een geheimhoudingsovereenkomst te sluiten. Daarin werd onder meer bepaald dat het niet was toegestaan om vertrouwelijke informatie met derden te delen en/of openbaar te maken.
Enkele maanden na het sluiten van de geheimhoudingsovereenkomst heeft ADC – dat behoort tot hetzelfde concern als ADE – een Amerikaanse octrooiaanvraag ingediend voor een soortgelijke RFID-tag. In de aanvraag is ook veel vertrouwelijke informatie en kennis verwerkt die Ferm ten behoeve van de samenwerking met ADE heeft gedeeld.
Ferm stelt zich dan ook op het standpunt dat ADE de geheimhoudingsovereenkomst heeft geschonden door haar bedrijfsgeheimen te delen met ADC, die vervolgens een daarop gebaseerde octrooiaanvraag had ingediend. Volgens ADE en ADC zou dit echter zijn toegestaan onder de overeenkomst, omdat Ferm de vertrouwelijke informatie al eerder (zonder geheimhoudingsbeding) openbaar had gemaakt in een aantal presentaties voor bandenfabrikanten. Daarnaast stellen ADE en ADC dat de vertrouwelijke informatie van Ferm algemeen bekend was, omdat deze informatie al zou zijn openbaargemaakt in octrooien van derden.
Ferm is het hier niet mee eens en stapt dan ook naar de rechter, waarin zij (o.a.) vordert dat ADC de octrooiaanvragen aan haar overdraagt.
Illustratie uit het octrooi met nummer WO 2016/053933
Oordeel van de rechtbank
De rechtbank behandelt de vorderingen van Ferm tegen ADE en ADC afzonderlijk en maakt daarbij onderscheid tussen: (i) het vermeend wanpresteren en onrechtmatig handelen van ADE door vertrouwelijke informatie met ADC te delen en (ii) het onrechtmatig handelen van ADC door de vertrouwelijke informatie openbaar te maken in de octrooiaanvragen.
(i) Wanprestatie en onrechtmatig handelen door ADE
Voordat de rechtbank de vorderingen van Ferm inhoudelijk gaat behandelen, inventariseert zij eerst wat Ferm precies heeft ontwikkeld voordat zij de samenwerking met ADE aanging. Alleen die kennis zou namelijk als aan Ferm toebehorende vertrouwelijke (bedrijfs)informatie kunnen worden aangemerkt.
De rechtbank stelt vast dat het idee om een RFID-chip te ontwikkelen voor een autoband is bedacht door Ferm. Zij heeft daar ook als eerste uitvoering aan gegeven door een concept te laten testen in verschillende bandenfabrieken. De bijdrage van ADE in de samenwerking bestond voornamelijk uit het aanleveren van speciale materialen die gebruikt konden worden in een toekomstige (concept)versie van de RFID-tag/autoband. Volgens de rechtbank bestaat de technische uitwerking van de uitvinding dan ook voornamelijk uit de inbreng van (vertrouwelijke informatie door) Ferm, die voor een groot deel is overgenomen in de octrooiaanvragen van ADC.
Bij het beoordelen van de vraag of ADE onrechtmatig heeft gehandeld door de vertrouwelijke informatie met ADC te delen, gaat de rechtbank ook in op de verweren die ADE in dat kader heeft aangedragen. ADE stelt namelijk dat Ferm de vertrouwelijke informatie reeds zelf had openbaargemaakt in een presentatie voor een autofabrikant, waardoor de informatie niet langer bescherming zou genieten onder de geheimhoudingsovereenkomst. Ferm heeft echter later in de procedure aangetoond dat zij ook een geheimhoudingsovereenkomst met de desbetreffende bandenfabrikant had gesloten, waardoor Ferm volgens de rechtbank voldoende maatregelen had getroffen om het vertrouwelijke karakter van de informatie te waarborgen.
Ook het andere verweer van ADE dat de vertrouwelijke informatie al in een aantal andere octrooien zou zijn openbaargemaakt, snijdt volgens de rechtbank geen hout. Dit is namelijk enkel relevant voor de octrooirechtelijke vraag of de uitvinding voldoet aan het vereiste van inventiviteit. In het onderhavige geval zegt het echter niets over het vertrouwelijke karakter van de door Ferm gedeelde informatie.
De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat ADE in strijd heeft gehandeld met de geheimhoudingsovereenkomst, waarna zij de verschillende vorderingen van Ferm jegens ADE toewijst.
(ii) Onrechtmatig handelen door ADC
Ferm meent echter dat ook ADC onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door te profiteren van de wanprestatie van ADE. De ten onrechte gedeelde informatie van Ferm heeft ADC namelijk gebruikt om meerdere octrooiaanvragen in te dienen, die Ferm anders zelf had kunnen aanvragen.
Bij het beoordelen van de vraag of ook ADC onrechtmatig heeft gehandeld, benadrukt de rechtbank dat enkel het profiteren van een wanprestatie op zich niet onrechtmatig is: daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig. Op grond van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (Wbb) – waarin de bescherming van vertrouwelijke informatie is vastgelegd – zijn deze bijkomende omstandigheden echter niet vereist, maar aangezien partijen deze wet niet hebben aangehaald én deze pas in werking is getreden na het onrechtmatig handelen van ADC, heeft de rechtbank besloten om toch te inventariseren of de voornoemde bijkomende omstandigheden zich hebben voorgedaan. Volgens de rechtbank is dit het geval, aangezien ADC bekend was met het bestaan van de geheimhoudingsovereenkomst en er toch voor heeft gekozen om de vertrouwelijke informatie te verwerken in een octrooiaanvraag. Daaruit blijkt dat ADC het oogmerk had om de informatie (uiteindelijk) openbaar te maken.
Dit brengt de rechtbank dan ook tot de conclusie dat ADC onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ferm. De vordering van Ferm waarin ADC wordt verplicht om medewerking te verlenen aan de overdracht van de octrooiaanvragen kan en wordt dan ook door de rechtbank toegewezen (artikel 6 lid 1 sub f Wbb).
Conclusie en tips voor de praktijk
Uit voornoemde casus blijkt wederom dat het belangrijk is om voorafgaand aan een samenwerking duidelijke afspraken te maken over het geheimhouden van bedrijfsinformatie en technische knowhow. Dit kan in een geheimhoudingsovereenkomst, maar ook in een wat (meer uitgebreide) samenwerkingsovereenkomst, waarin tevens de afspraken omtrent de verdeling van (toekomstige) IE-rechten kunnen worden vastgelegd. Hiermee kun je discussies omtrent de rechten op de gezamenlijke uitvinding voorkomen.
Vragen over het aangaan van een samenwerking en/of het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst (NDA)? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met je mee.
