Een octrooihouder hoeft zijn uitvinding niet zelf te produceren of verkopen. Hij kan er ook voor kiezen om de commerciële exploitatie van de uitvinding uit handen te geven aan een andere partij. De afspraken die daarop zien, waaronder de hoogte van de licentievergoeding die de exploitant (licentienemer) aan de octrooihouder moet betalen, worden doorgaans vastgelegd in een licentieovereenkomst.
Aangezien Nederlandse octrooien vrijwel altijd worden verleend, ongeacht het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek, kun je als licentienemer wel eens een kat in de zak kopen: je betaalt dan voor een licentie op een octrooi die eigenlijk niet voor bescherming in aanmerking komt. Zo ook in een zaak die afgelopen zomer door het hof Amsterdam werd behandeld. Je leest er meer over in het onderstaande artikel.
Wat ging eraan vooraf?
Fishflow heeft een visvriendelijke boegschroef ontwikkeld voor schepen. Voor deze uitvinding heeft (de holding van) Fishflow een Nederlands octrooi aangevraagd en verkregen. Nederlandse octrooien worden namelijk altijd verleend, ongeacht het resultaat van het nieuwheidsonderzoek dat door het Octrooicentrum Nederland (OCNL) of Europees Octrooi Bureau (EOB) naar de stand van de techniek wordt verricht.
Afbeelding uit het octrooi NL 2008948 (Scheepsschroef)
Op basis van de aanvraag van het Nederlandse octrooi heeft Fishflow ook een internationale (PCT-)aanvraag ingediend. In dat kader heeft de Wereld Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) ook nog een internationaal nieuwheidrapport opgesteld. De resultaten van dit rapport zijn echter – net als het nationale nieuwheidsrapport – overwegend negatief: veel kenmerken van de uitvinding zijn niet nieuw en/of inventief.
Fishflow heeft na verlening van het octrooi Poseidon benaderd om de productie en verkoop van de boegschroef over te nemen. De afspraken die daarop zien, hebben partijen vastgelegd in een licentieovereenkomst. Op grond van deze licentieovereenkomst verkreeg Poseidon het exclusieve recht om de boegschroef wereldwijd te exploiteren. Als tegenprestatie moest Poseidon voor ieder verkocht exemplaar royalty’s betalen aan Fishflow (15% van de totale verkoopprijs).
Na betaling van de eerste royalty’s neemt ook Poseidon kennis van de verschillende, negatieve nieuwheidsrapporten. Zij stelt zich daarna dan ook op het standpunt dat het octrooi niet geldig is en dat zij derhalve ook niet langer aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst hoeft te voldoen. Fisflow is het hier niet mee eens en stapt dan ook naar de rechter. Daar vordert Fishflow dat Poseidon wordt veroordeeld tot betaling van de aan haar verschuldigde royalty’s en boetes. Poseidon meent echter dat de licentieovereenkomst moet worden vernietigd, omdat deze onder invloed van dwaling tot stand is gekomen. Fishflow heeft Poseidon namelijk nooit verteld over de overwegend negatieve nieuwheidsrapporten en het feit dat Nederlandse octrooien vrijwel altijd worden verleend; ook wanneer de uitvinding eigenlijk niet voor octrooirechtelijke bescherming in aanmerking komt.
Oordeel van het hof
Het hof legt in haar arrest uit dat een (licentie)overeenkomst kan worden vernietigd, wanneer deze niet zou zijn gesloten bij een juiste voorstelling van zaken en de dwaling is te wijten aan (het achterwege blijven van) een inlichting van de wederpartij. De overeenkomst kan echter niet worden vernietigd wanneer de dwaling uitsluitend ziet op een voorval dat zich pas na het sluiten van de overeenkomst heeft voorgedaan (toekomstige omstandigheid) en/of de dwaling in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of omstandigheden van het geval, voor rekening van de dwalende partij behoort te blijven (art. 6:228 BW).
Uit de correspondentie blijkt volgens het hof dat Poseidon er ten onrechte van uit was gegaan dat het octrooi was getoetst en dat zij – na honorering van de PCT-aanvraag – het exclusieve recht had om de uitvinding wereldwijd te exploiteren. Deze mogelijk verkeerde voorstelling van zaken bij Poseidon had Fishflow moeten wegnemen door te verduidelijken dat Nederlandse octrooien niet formeel worden getoetst én aan te geven dat er negatieve nieuwheidsrapporten waren uitgebracht, hetgeen gevolgen kan hebben voor de beschermingsomvang van de (veelal vooraf beoordeelde) buitenlandse octrooien die mogelijk kunnen voortvloeien uit de PCT-aanvraag.
Fishflow mocht er volgens het hof ook niet van uitgaan dat Poseidon de nieuwheidsrapporten niet alarmerend zou vinden, maar (net zoals zijzelf) als een startpunt zou zien om met de onderzoekers van het octrooibureau in onderhandeling te treden over (de beschermingsomvang van) de aanvraag. Het hof benadrukt dat een dergelijke conclusie veel kennis van en inzicht vergt in de gang van zaken op het zeer specialistische terrein van octrooiverlening, hetgeen Poseidon niet bezat en Fishflow ook niet bij Poseidon aanwezig mocht achten. Het hof komt dan ook tot de conclusie dat Fishflow de op haar rustende inlichtingen- en mededelingsplicht heeft geschonden, waardoor de licentieovereenkomst kan worden vernietigd en de vordering van Poseidon tot het terugbetalen van de reeds afgedragen licentievergoedingen kan worden toegewezen.
Conclusie en tips voor de praktijk
Voor zowel de octrooihouder (licentiegever) als toekomstige exploitant (licentienemer) is het van belang om correct uitvoering te geven aan de op hen rustende onderzoeks- en mededelingsplicht. Dit kan op een aantal manieren:
- Licentiegever: informeer de licentienemer over de beschermingsomvang van een Nederlands octrooi. Bied daarbij verduidelijking over het verleningsproces (registratieoctrooi) en de risico’s/gevolgen van negatief onderzoeksrapport.
- Licentienemer: controleer voorafgaand aan het sluiten van een licentieovereenkomst de resultaten in het nieuwheidsonderzoek. Het rapport wordt doorgaans aan het octrooi gehecht en is derhalve na publicatie raadpleegbaar in het octrooiregister, wat kan worden geraadpleegd via deze links: (NL)/(INT).
Vragen over de implicaties van een negatief nieuwheidsrapport, waaronder de gevolgen voor de exploitatiemogelijkheden van licentienemer/-gever? Stuur dan gerust een berichtje. Wij denken graag met je mee.
