De Rechtbank Den Haag heeft op 21 mei 2025 uitspraak gedaan in een merkeninbreukzaak tussen Harley-Davidson Motor Company Inc. en Game Castle B.V. De zaak draait om de verkoop van vintage neonborden met Harley-Davidson logo’s. Het resultaat toont aan dat merkenbescherming ook in de vintage markt verregaande gevolgen kan hebben, zelfs bij relatief kleine inbreuken.
Waar gaat het over?
Game Castle B.V., een onderneming gespecialiseerd in vintage producten, verkocht via haar webshop verschillende Harley-Davidson neonborden. Deze borden bevatten zowel het bekende woordmerk “HARLEY-DAVIDSON” als het “Bar & Shield” logo dat karakteristiek is voor het motormerk.
Game Castle had drie neonborden gekocht van Entech Europe B.V., waarvan er één defect bleek. De andere twee verkocht zij op een Duitse beurs voor respectievelijk €349 en €386. Harley-Davidson stuurde op 30 mei 2024 een aangetekende sommatiebrief waarin Game Castle werd gesommeerd de inbreuk te staken.
Game Castle reageerde dat de producten slechts een zeer klein deel van hun assortiment uitmaakten en dat zij niet bewust van merkinbreuk waren. Zij gaven aan de neonborden niet meer te zullen verkopen en benadrukte dat het ging om vintage Americana producten voor liefhebbers. Partijen bereikten geen overeenstemming, waarna Harley-Davidson op 18 september 2024 een dagvaarding uitbracht.
Bescherming voor bekende merken
De rechtbank kwam tot het oordeel dat sprake was van merkinbreuk op grond van artikel 9 lid 2 sub c van de Uniemerkverordening (UMVo) en artikel 2.20 lid 2 sub c van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Deze bepalingen bieden bescherming aan “bekende merken” ook wanneer de inbreukmakende producten niet identiek zijn aan de waren waarvoor het merk is geregistreerd.
Game Castle voerde verschillende verweren. Zij stelde dat de Harley-Davidson merken (op één beeldmerk na) niet waren geregistreerd voor neonverlichting en dat er gedurende vijf jaar geen normaal gebruik was gemaakt van de merken voor neonverlichting. Dit laatste verweer zou, indien succesvol, kunnen leiden tot verval van de merkrechten voor wat betreft klasse 9 (neonverlichting).
Tijdens de zitting erkende Game Castle echter dat de Harley-Davidson merken bekende merken zijn. Deze erkenning betekende dat de verweren over registratie en gebruik voor specifiek neonverlichting minder relevant werden, omdat er nog steeds sprake kan zijn van inbreuk op grond van sub b (soortgelijke waren) of sub c (bekende merken), waarbij alleen bij sub a het criterium van identieke waren geldt.
Het ontbrekende uitputtingsverweer
Opmerkelijk is dat Game Castle geen beroep heeft gedaan op uitputting van het merkrecht. Dit verweer houdt in dat wanneer waren voorzien van een merk rechtmatig in het verkeer zijn gebracht door of met toestemming van de merkhouder, het merkrecht voor die specifieke waren is “uitgeput” en doorverkoop in beginsel is toegestaan.
Game Castle had de neonborden gekocht van Entech Europe B.V. en had ze niet zelf vervaardigd. In het vonnis overweegt de rechtbank dat “partijen niet weten of het om originele oorspronkelijk door Harley-Davidson geproduceerde producten gaat of om lampen die zonder toestemming van Harley-Davidson zijn geproduceerd.” Wellicht waren de waren dus wél afkomstig vanuit Harley-Davidson.
Potentieel had hier dus nog een uitputtingsverweer in gezeten – immers, als het wél originele Harley-Davidson producten betreft die ooit rechtmatig in de handel zijn gebracht, zou doorverkoop toegestaan kunnen zijn. Game Castle heeft dit verweer echter niet opgeworpen.
Ongerechtvaardigd voordeel
De rechtbank oordeelt dat Game Castle ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van de Harley-Davidson merken. Ondanks de relatief kleine omvang van de verkopen profiteert Game Castle van de goodwill van Harley-Davidson zonder daarvoor te betalen of inspanning te leveren.
Het argument van Game Castle dat het gaat om decoratief gebruik op zeer kleine schaal voor liefhebbers wijst de rechtbank af. Game Castle is een commercieel bedrijf dat beoogt winst te maken, aldus de rechter
Toegewezen vorderingen
Ondanks dat Game Castle slechts twee neonborden had verkocht voor in totaal €735, wijst de rechtbank de meeste vorderingen van Harley-Davidson toe: een inbreukverbod, opgaveverplichtingen, een recall voor professionele afnemers, vernietiging van de voorraad onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Dit alles onder verbeurte van dwangsommen bij niet-nakoming. Game Castle werd daarnaast veroordeeld tot schadevergoeding en in de proceskosten van €8.978.
Conclusie
Deze uitspraak laat zien dat merkhouders zich ook in de vintage markt effectief kunnen verzetten tegen inbreuken, zelfs wanneer het gaat om geringe hoeveelheden. Voor Harley-Davidson was het mogelijk een manier om een afschrikwekkend effect te laten uitgaan naar andere handelaren.
Deze zaak illustreert dat ook kleine inbreuken grote financiële gevolgen kunnen hebben. Zelfs een geringe winst of het hebben van een kleine onderneming vormen geen geslaagd verweer tegen de mogelijke gevolgen van een merkinbreuk. Ook hier zien we een zeer geringe omzet van iets meer dan €700 en een veroordeling in de proceskosten van ruim €9.000 én nog een op te maken schadevergoeding. Bij niet-nakoming riskeert een inbreukmaker ook vaak een dwangsom. Zeker in IE-zaken, waarbij een volledige proceskostenveroordeling mogelijk is, kunnen de kosten snel oplopen.
Heeft u vragen over merkenbescherming of bent u geconfronteerd met een soortgelijke situatie? Neem contact op met onze sectie Intellectueel Eigendomsrecht. Wij denken graag met u mee.
