Een chemische stof die spontaan verandert in een die onder de beschermingsomvang van een octrooi valt, levert geen octrooi-inbreuk op. In zijn vonnis van 22 maart 2006 heeft de Rechtbank ‘s-Gravenhage beslist dat een door Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V. geproduceerd anhydraat dat in bepaalde omstandigheden verandert in hemihydraat geen inbreuk is op het Nederlandse deel van het Europese octrooi van Smith Klime Beecham Plc (SKB) uit Brentford in Engeland. Beide stoffen zijn bekend als chemische varianten van paroxetine, een stof die onder andere wordt gebruikt in het antidepressivum Seroxat.
De Rechtbank motiveert zijn beslissing met een verwijzing naar de redenering van een van de rechters van het Court of Appeal of the Federal Circuit in de Verenigde Staten in een vergelijkbare zaak. Judge Gajarsa vergeleek daarin de vraag of er inbreuk kan zijn door spontane verandering van een stof die aanvankelijk niet inbreukmakend is met de vraag of boeren waarin in hun land zaden van genetisch gemodificeerde planten waaien octrooi-inbreuk maken als zij de planten uit die zaden zouden oogsten. De rechter komt tot de conclusie dat dat niet zo is:
“The implication – that the patent owner would be entitled to collect royalties from every farme whose cornfields contained even a few patented blue stalks – cannot possibly be correct.”
Het vonnis is ook om andere redenen interessant. Zo beslist de Rechtbank dat het verwerven van (afgeleide) registraties voor medicijnen die onder het SKB octrooi vallen door ICC, een onderneming die tot hetzelfde concern behoort als FAL op zichzelf niet onrechtmatig is. De redenering van SKB is kennelijk dat ICC medeplichtig is aan octrooi-inbreuk door FAL hetgeen een strafbaar feit is. Dat zou weer tot civielrechtelijke aansprakelijkheid leiden van ICC. De Rechtbank vindt echter dat het enkele houden van een registratie niet onrechtmatig is.
