De Hoge Raad heeft afgelopen maart een nieuwe stap gezet in de equivalentieleer inzake de beschermingsomvang van octrooien. Zij heeft de tweestappenbenadering, geformuleerd door het Gerechtshof Den Haag, bevestigd. Volgens de Hoge Raad zit deze benadering de gezichtspuntenleer niet in de weg, omdat de benadering daarvoor voldoende ruimte laat. Dit betekent echter niet dat de bestaande benadering niet meer mogelijk is: beide benaderingen mogen worden toegepast. In dit blog wordt besproken hoe de tweestappenbenadering past in de equivalentieleer.
Wat valt onder de beschermingsomvang?
De beschermingsomvang van een Europees octrooi wordt geregeld in artikel 69 Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV). Daarin staat dat de beschermingsomvang wordt bepaald door de octrooiconclusies, waarbij de beschrijving van het octrooi en eventuele bijbehorende tekeningen tot uitleg van de octrooiconclusies kunnen dienen.
Om meer aanknopingspunten te bieden bij de beoordeling over de beschermingsomvang van een octrooi is er een protocol ontwikkeld voor de uitleg van artikel 69 EOV. Daarin zijn twee artikelen opgenomen:
Artikel 1: middenweg
Artikel 1 schrijft voor dat er bij de uitleg van de beschermingsomvang een midden moet worden gevonden tussen: (i) enerzijds een strikte uitleg van de octrooiconclusies aan de hand van de letterlijke tekst, en (ii) anderzijds een brede uitleg van wat de octrooihouder heeft willen bescherming, waarbij de octrooiconclusies enkel dienen als richtlijn. Er moet dus een balans gevonden worden tussen de billijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke mate van rechtszekerheid aan derden.
Artikel 2: equivalenten
Uit artikel 2 van het protocol volgt dat bij het vaststellen van de beschermingsomvang ook rekening dient te worden gehouden met elementen die gelijkwaardig zijn aan de elementen die worden genoemd in de conclusies van het octrooi: equivalenten. Door equivalenten onder de beschermingsomvang van een octrooi te laten vallen, kunnen elementen worden beschermd die niet expliciet in het octrooi worden genoemd. Dit kan voor onduidelijkheden zorgen bij derden. Voor het kwalificeren van de equivalenten zijn maatstaven ontwikkeld. Hierna volgt een overzicht van die maatstaven.
Van de gezichtspuntenleer naar de tweestappenbenadering
De gezichtspuntenleer wordt door de Hoge Raad voor het eerst geïntroduceerd in Ciba Geigy/Oté Optics. Deze leer zoekt een balans tussen de uitvindingsgedachte van octrooihouder (wat heeft hij willen beschermen?) en rechtszekerheid van derden (wat staat er in de octrooiconclusies?). Daarbij werken onduidelijkheden uit de octrooiconclusies in beginsel ten nadele van de octrooihouder. Men mag ervan uitgaan dat de equivalenten die wel worden genoemd, maar niet worden ‘geclaimd’, door de octrooihouder niet bedoeld zijn om beschermd te worden. Beslissend voor deze leer is of de formulering van de octrooiconclusies ruimte laten voor equivalenten.
Ondanks deze gezichtspuntenleer introduceert het gerechtshof Den Haag de tweestappenbenadering in de permetrexed-zaak. Zoals de naam al doet vermoeden dient er aan twee stappen te worden voldaan voordat er sprake is van een inbreuk op het octrooi:
Stap 1: letterlijke inbreuk
Eerst dient men te kijken of het product of de werkwijze van de inbreukmaker voldoet aan alle kenmerken van de conclusie van het octrooi. In deze stap wordt er nog geen rekening gehouden met eventuele equivalenten. Als alle kenmerken van de inbreukmaker terugkomen in de conclusie, is er sprake van een inbreuk. Komt een kenmerk niet overeen, gaat men door naar stap twee.
Stap 2: equivalente kenmerken
In stap twee moet men beoordelen of het afwijkende kenmerk gekwalificeerd kan worden als een equivalent. Voor die kwalificatie dienen de volgende vier vragen positief te worden beantwoord:
- Is het afwijkende element vanuit technisch oogpunt gelijkwaardig aan het kenmerk uit de octrooiconclusie?
- Is het passend rekening te houden met equivalenten in het licht van de billijke bescherming voor de octrooihouder?
- Is het passend rekening te houden met equivalenten in het licht van de rechtszekerheid van derden?
- Is het equivalente element zelf nieuw en inventief in het licht van de stand van de techniek?
In deze vragen is artikel 1 van het besproken protocol terug te lezen: er wordt zowel rekening gehouden met de bescherming van de octrooihouder als met de rechtszekerheid van derden. De gezichtspuntenleer komt echter minder duidelijk naar voren. Word daar wel voldoende ruimte voor gelaten?
Welke leer moet worden toegepast?
De vraag welke leer – de gezichtspuntenleer of de tweestappenbenadering – moet worden toegepast, beantwoordt de Hoge Raad in haar arrest van 1 maart dit jaar. De eiser in die zaak is van mening dat het gerechtshof de tweestappenbenadering niet had mogen toepassen, omdat die benadering in strijd is met de gezichtspuntenleer en met artikel 2 het protocol inzake artikel 69 EOV. De uitvindingsgedachte van de octrooihouder zou namelijk onvoldoende worden meegewogen. De Hoge Raad gaat hier niet in mee: het protocol laat voldoende ruimte over voor de toepassing van beide leren. Allebei zijn ze gericht op het vinden van het midden, wat centraal staat in het protocol. De tweestappenbenadering lijkt daarmee op een invulling van de vraag hoe de balans in de praktijk kan worden gevonden.
Conclusie
De beschermingsomvang van het octrooi reikt verder dan de letterlijke woorden uit de conclusies, ook equivalenten kunnen beschermd worden. Bij die afweging gaat het om een balans tussen de uitvindingsgedachte van de octrooihouder en de rechtszekerheid van derden. Zowel de gezichtspuntenleer als de tweestappenbenadering zijn gericht op het maken van een juiste afweging aan de hand van dezelfde belangen. Beide leren kunnen daardoor naast elkaar bestaan.
