020 530 0160

De bescherming van vormen binnen het merkenrecht

Gepubliceerd op 29 mei 2020 categorieën , ,

De chocoladereep van Toblerone, de blokjes van LEGO en het flesje van Coca-Cola. Bij al deze producten herken je aan de uiterlijke vorm van welk merk deze afkomstig zijn. Voor de merkhouder heeft dit uiteraard een groot voordeel: de consument legt bij het zien van het product direct een link met het merk.

Dat is lastiger als concurrenten dezelfde vormgeving gebruiken voor hun producten. Daarom proberen veel bedrijven ‘hun’ kenmerkende vormen te beschermen via het merkenrecht. De merkregistratie van de vorm leidt namelijk tot een uitsluitend recht om deze vorm te gebruiken. De voorwaarden voor de vastlegging van een vormmerk zijn echter strenger dan die voor de inschrijving van een merknaam (woordmerk) of een logo (beeldmerk).

Onderscheidend vermogen

Voor alle (soort) merken geldt dat deze moeten beschikken over onderscheidend vermogen: de naam, het logo of de vorm stelt de consument in staat om de producten met dit merk(teken) te onderscheiden van producten van andere partijen.

De Toblerone chocoladereep en het Coca-Cola flesje zijn erkend als geldige vormmerk, de LEGO-blokjes niet. Deze verschillende uitkomsten zijn het gevolg van een aanvullende eis voor vormmerken: de kenmerkenexceptie (voorheen bekend als de vormexceptie).

Bescherming van vormen merkenrecht

Merkinschrijving vormmerk Toblerone

In sommige gevallen is het niet wenselijk dat bepaalde vormen worden gemonopoliseerd. Vormen kunnen daarom niet worden ingeschreven indien:

a)    de vorm, of een ander kenmerk, bepaald is door de aard van de producten;

b)    de vorm, of een ander kenmerk van de waren, noodzakelijk is voor een technische uitkomst; of,

c)     de vorm, of een ander kenmerk, wezenlijke waarde geeft aan de producten.

In de rechtspraak zijn vele voorbeelden te vinden waarin de genoemde criteria zijn uitgewerkt.

a) aard van het product

Een sprekend voorbeeld van een product dat is gebaseerd op de aard van de waar is de bananentrommel. De vorm van deze trommel is namelijk gebaseerd op de vorm van de banaan. Daardoor is voor dit product geen merkenrechtelijke bescherming mogelijk.

Er bestaan ook voorbeelden die minder evident zijn, zoals de Tripp-Trapp kinderstoel van Stokke. Daarvan heeft de Hoge Raad bepaald dat als een product meerdere wezenlijke gebruikskenmerken bevat die de consument ook in de producten van een concurrent zal zoeken, de vormgeving van het product dus ingegeven is door de aard van de waar. Op zich geen vreemde conclusie. Een stoel bevat veel kenmerken die afhankelijk zijn van de aard van het product. De stoel moet immers gebruikt kunnen worden om op te zitten.

b) noodzakelijk voor de technische uitkomst

Ook producten die overwegend het resultaat zijn van technische elementen vallen niet onder de  beschermingsomvang van het merkenrecht. Over het driekoppige scheerapparaat van Philips is beslist dat de vormgeving van het apparaat zodanig technisch is bepaald, dat het product als vormmerk nietig is. Het feit dat de technische uitkomst door concurrenten ook met een ander ontwerp kan worden verkregen, maakt dit niet anders. De ratio hierachter is dat een merkhouder geen monopolie krijgt op technische oplossingen. Voor technische oplossingen biedt mogelijk het octrooirecht uitkomst.

c) wezenlijke waarde

Ook het design is in beginsel uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming. Het design moet dan wel doorslaggevend kunnen zijn in de keuze voor dat product. Consumenten moeten bijvoorbeeld bereid zijn om meer te willen betalen vanwege het design. In dat kader is over de kegelvormige luidspreker van Bang & Olufson bepaald dat deze vorm geen merk kan zijn omdat deze vorm wezenlijk waarde geeft aan het product.

En nu?

Ook met de huidige uitleg in de rechtspraak blijft er discussie bestaan over de reikwijdte van de kenmerkenexceptie. Zo hebben de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie zich recent nog mogen buigen over deze exceptie in het kader van de bescherming van vormen in het merkenrecht.

Capri Sun

Voor de Hoge Raad stond de vraag centraal of het sta-zakje van Capri-Sun een geldig vormmerk is. De Hoge Raad concludeerde in 2019 van niet. Alle wezenlijke kenmerken van de vorm zijn inherent zijn aan de generieke functie van de desbetreffende verpakking, aldus de Hoge Raad. Zo is bijvoorbeeld de trapeziumvormige verpakking noodzakelijk om de verpakking rechtop te houden. Het sta-zakje van Capri-sun is dus geen geldig vormmerk, want alle wezenlijke kenmerken zijn technisch noodzakelijk.

Bescherming van vormen merkenrecht

Merkinschrijving vormmerk sta-zakje Capri-Sun

Gömböc

Begin 2020 trachtte het Europese Hof meer duiding te geven aan de weigeringsgronden  “noodzakelijk voor de technische uitkomst” en “wezenlijke waarde”. Het ging om een merkinschrijving van een populaire gadget genaamd Gömböc: een voorwerp dat lijkt op een asymmetrisch steen, maar dat door zijn homogene structuur altijd in dezelfde stabiele positie weer overeind komt.

Bescherming van vormen merkenrecht

Afbeelding van merkinschrijving Gömböc

De merkaanvraag zag op de klassen “speelgoed” en “siervoorwerpen”. Voor speelgoed werd de vorm geacht noodzakelijk te zijn voor de verkrijging van een technische uitkomst (criteria b) en als siervoorwerp werd de vorm geacht wezenlijke waarde te geven aan de waar (criteria c).

b) Noodzakelijk voor technische uitkomst

Het Hongaarse merkenbureau dat de merkinschrijving afwees, merkte op dat uit de grafische voorstelling van het merk (zie de afbeelding) niet valt af te leiden dat de vormgeving noodzakelijk is voor een technische uitkomst. Echter, door alle media-aandacht is het Hongaarse publiek inmiddels bekend geraakt met de functionaliteit van de vormgeving. Uit deze perceptie van het publiek zou blijken dat de wezenlijke vorm van het driedimensionale teken noodzakelijk is voor de verkrijging van een technische uitkomst.

Het Europese Hof stelt dat voor een correcte toepassing allereerst moet worden bepaald wat de wezenlijke kenmerken van het driedimensionale teken zijn. Daarvoor hoeft niet alleen gekeken te worden naar de grafische voorstelling. Ook andere informatie met betrekking tot de grafische voorstelling, waaronder de perceptie van het publiek, speelt hierbij een rol.

Of de wezenlijke kenmerken vervolgens ook technisch bepaald zijn, moet echter blijken uit objectieve en betrouwbare bronnen. Dat het Hongaarse publiek bekend is geraakt met de (technische) functionaliteit van het object, zegt dus niets over of de wezenlijke kenmerken technisch bepaald zijn. Dit gegeven kwalificeert niet als een objectief en betrouwbaar gegeven. Dat zou anders zijn indien uit bijvoorbeeld een deskundigenonderzoek de technische functionaliteit van de wezenlijke kenmerken zou blijken.

c) Wezenlijke waarde

Het hof benadrukt dat de weigeringsgrond “wezenlijke waarde” niet enkel beperkt is tot de esthetische waarde van de vorm. Het gaat dus niet uitsluitend om artistieke of siervoorwerpen. Het publiek speelt een rol bij de vaststelling van de wezenlijk kenmerken, maar wederom zal uit objectieve en betrouwbare bronnen moet blijken of de vorm wezenlijke waarde geeft aan de waren.

Een rechter dient verder rekening te houden met het feit dat de wezenlijke waarde ook uit andere factoren dan de vorm kan blijken. Factoren zoals de ontstaansgeschiedenis, de wijze van vervaardiging, het gebruik van mogelijke kostbare of zeldzame materialen of de identiteit van de ontwerper moeten buiten beschouwing worden gelaten. Deze factoren hebben geen verband met de vorm van de waren en zijn dus irrelevant.

In de praktijk zal het lastig zijn om deze factoren te scheiden van de wezenlijke waarde die de vorm geeft aan de waar. Factoren als reputatie van het merk en de identiteit van de ontwerper zullen immers vaak nauw samenhangen met de wezenlijke waarde van de vormgeving.

Belang vormmerk

In sommige gevallen kan de inschrijving van producten als vormmerk interessant zijn. Voor auteursrechten geldt dat de beschermingstermijn beperkt is tot een bepaalde periode. Een merkinschrijving – en de daarmee verkregen bescherming – kan men oneindig verlengen. Voor u als merkhouder kan deze oneindige bescherming dus voordelen hebben. Het is wel verstandig om op voorhand te onderzoeken of uw potentiele vormmerk voldoet aan de hierboven genoemde vereisten. Anders loopt u het risico dat de inschrijving wordt afgewezen of dat in een later stadium de merkinschrijving nietig wordt verklaard.

Mocht u nog vragen hebben over vormmerken dan helpt Jesse Vermeij u daar graag bij.

Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen