Vorig jaar oordeelde het hof Den Haag na 23 jaar procederen dat het tweestrepenteken op fitnesskleding van H&M niet onder het door adidas geformuleerde petitum valt. De tussenruimte tussen de twee strepen van H&M is namelijk kleiner dan de ruimte tussen de drie strepen op de kleding van adidas. In cassatie vordert adidas de vernietiging van deze uitspraak. In zijn conclusie adviseert de advocaat-generaal (A-G) de Hoge Raad echter dit cassatieberoep te verwerpen.
Adidas is rechthebbende op een beeldmerk dat wordt gevormd door drie strepen op een contrasterende ondergrond (het driestrepenmerk)voor sport- en vrijetijdskleding. Medio 1997 constateerde adidas dat H&M fitnesskleding aanbood met twee parallele verticale strepen (het tweestrepenteken) die – net als de merken van adidas – op de mouwen en broekspijpen van de kleding waren geplaatst.
Lees ook mijn eerdere blog over een andere zaak in verband met het driestrepenmerk van adidas.
Hoewel adidas hiertegen bezwaar maakte, was H&M niet bereid om het gebruik van het tweestrepenteken op kleding te staken. Adidas besloot daarop een kort geding te starten. In 2015 oordeelde het hof Arnhem-Leeuwarden – na verwijzing door de Hoge Raad – dat de fitnesskleding van H&M een inbreuk maakte op het driestrepenmerk van adidas. H&M werd daarop ook bevolen om dit gebruik te staken.
De huidige Bodemprocedure
Op grond van artikel 50 lid 6 van het TRIP’s-Verdrag dient een eiser in een kort binnen een bepaalde periode de bodemprocedure aanhangig te maken. Als een eiser – adidas in dit geval – dat niet doet kunnen voorlopige voorzieningen hun werking verliezen. Dit kort geding liep al enige tijd. Adidas heeft daarom, ter voorkoming dat de hierin gegeven voorlopige voorzieningen hetzelfde lot zouden ondergaan, besloten om tegen H&M een bodemprocedure aan te spannen.
Daarin stelde zij dat H&M door het tweestrepenteken te gebruiken een inbreuk maakt op haar merkenrecht. Het gebruik van dat teken zou namelijk leiden tot verwarringsgevaar, zoals bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub b Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Daarnaast zou dit gebruik zonder geldige reden afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende merk van adidas, zoals bedoeld in art. 2:20 lid 1 sub c BVIE.
Wijziging petitum
Hiertoe vorderde adidas aanvankelijk een verbod op elk gebruik van twee in kleur contrasterende parallelle verticale strepen, aangebracht over de zijkant van de schouders, mouwen en broekspijpen van sport- en vrijetijdskleding. Maar na kritiek van H&M dat dit verbod te ruim was, besloot adidas haar verbodsvordering in eerste aanleg bij pleidooi te herformuleren. Haar gewijzigde eis werd beperkt tot strepen waarbij ‘ de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen’.
Adidas vorderde In het gewijzigde petitum H&M te bevelen om in de Benelux:
“(…) te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het drie-strepenbeeldmerk van adidas, waaronder (maar niet beperkt tot) ieder gebruik van een motief van twee verticaal en parallel lopende strepen, die op gelijke afstand van elkaar lopen en een gelijke breedte hebben en waarbij de tussenruimte tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen, die zijn aangebracht over de gehele lengte van de zijkant van de schouders, mouwen en/of broekspijpen van een kledingstuk, en die zijn uitgevoerd in een met de basiskleur van het kledingstuk contrasterende kleur, waaronder (maar niet beperkt tot) het twee-strepenteken waarvan de gewraakte inbreukmakende kleding van H&M is voorzien en H&M meer in het bijzonder te verbieden dergelijke inbreukmakende (sport)kleding in de Benelux aan te bieden, in de handel te brengen, in- of uit te voeren en/of voor één van deze doeleinden in voorraad te hebben (…)”
Hof wees vordering af
De rechtbank wees de vordering toe en oordeelde – in lijn met hof Arnhem-Leeuwarden – dat er sprake was van een merkinbreuk op grond van verwarringsgevaar. In hoger beroep hield dit vonnis echter geen stand. Het tweestrepenteken van H&M viel aldus het hof Den Haag namelijk niet onder het door adidas geformuleerde petitum. De tussenruimte tussen de twee strepen van H&M is kleiner dan de ruimte tussen de drie strepen op adidas-kleding, die even breed is als de strepen zelf. Het gerechtshof oordeelde daarnaast (ten overvloede) dat de H&M geen inbreuk had gemaakt op het driestrepenmerk van adidas.
In cassatie vordert adidas nu de vernietiging van deze uitspraak. De A-G kan zich daarentegen wel vinden in het oordeel van het hof.
Conclusie A-G: reikwijdte verbodsvordering
Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel richt zich tegen de afwijzing van de sub-b vordering (verwarringsgevaar) wegens de reikwijdte van het gevorderde verbod. Adidas stelt zich op de standpunten dat zij haar vordering ter zitting in eerste aanleg niet zou hebben beperkt, dat de fitness-kleding van H&M wel onder het gevorderde inbreukverbod zou moeten vallen en dat haar verbod daarom wel moet worden toegewezen.
Beperking van de vordering
Voor wat betreft de uitleg van de vordering herhaalt de A-G dat deze in cassatie niet op juistheid, maar alleen op begrijpelijkheid wordt getoetst. Voor de vraag of adidas het petitum al dan niet heeft ingeperkt verwijst zij naar de zinsnede ‘iedere verdere inbreuk op het drie-strepenbeeldmerk van adidas, waaronder (maar niet beperkt tot)’. Adidas zou haar vordering op grond daarvan niet hebben ingeperkt, maar slechts hebben willen aangeven wat er onder meer onder het verbod zou kunnen vallen.
Hoewel een letterlijke lezing hier mogelijk steun aan zou geven, verhoudt zich dat volgens de A-G moeilijk tot de eerder gedane uitlatingen van adidas. Zo werd er gesproken over beperkingen en gaf adidas aan niet de intentie te hebben om twee-strepentekens als zodanig te monopoliseren.
De fitnesskleding van H&M valt buiten de reikwijdte van het gevorderde verbod
De vervolgvraag is dan of zowel het driestrepenmerk van adidas als het tweestrepenteken van H&M een tussenruimte tussen de strepen kennen, die min of meer visueel gelijk is aan de breedte van de strepen. Volgenshet hof is dit niet het geval en hoewel dit oordeel van een strikte lezing getuigt, gaat de A-G ook hier in mee.
Nu niet is gesteld of gebleken dat H&M anderszins een (concrete) inbreuk maakt of dreigt te gaan maken, was niet relevant of met het tweestrepenteken inbreuk werd gemaakt op het strepenmerk buiten de reikwijdte van het gevorderde verbod. De vordering van adidas ziet daar immers niet op. Omdat de fitnesskleding buiten de reikwijdte van de verbodsverklaring valt, hoefde het hof ook niet te beoordelen of er sprake was verwarringsgevaar.
Reikwijdte petitum als zelfstandig dragende oordeel
De overige onderdelen van het cassatiemiddel kunnen volgens de A-G niet tot cassatie leiden. Deze klachten – zoals ten aanzien van de interpretatie van het driestrepenmerk of de inhoudelijke beoordeling van de sub c-vordering – zien namelijk op overwegingen die door het hof ten overvloede zijn gegeven.
De afwijzing van de vordering van adidas is namelijk gegrond op het zelfstandig dragende oordeel dat de fitnesskleding van H&M niet binnen de reikwijdte van het petitum valt. Die reikwijdte werd vastgesteld aan de hand van stellingen van adidas en niet aan de hand van de interpretatie van het driestrepenmerk of artikel. 2.20 lid 1 sub c BVIE. Dit brengt met zich mee dat deze onderdelen falen voor zover zij op het zelfstandig dragende oordeel van het hof zien.
Advies A-G
De A-G acht het oordeel van het hof begrijpelijk en adviseert de Hoge Raad daarom het door adidas ingestelde cassatieberoep te verwerpen. Of de Hoge Raad dit advies overneemt, moet nog blijken.
