El Clasico is geen beeldmerk dat aan één bedrijf, één club of één sportentiteit kan worden voorbehouden, maar moet door iedereen vrij kunnen worden gebruikt. Ook voor La Liga maakt het Europese Gerecht geen uitzondering.
In deze uitspraak van 24 februari herinnert het Europese Gerecht van Eerste Aanleg (het Gerecht) aan de voorwaarden voor de inschrijving van een merk dat beschrijvend is en waarvoor geen onderscheidend vermogen is verkregen door het gebruik ervan.
Dit internationale beeldmerk, toebehorend aan La Liga Nacional de Fútbol Profesional (La Liga), werd op 17 februari 2017 geregistreerd door de World Intellectual Property Organization. De registratie werd diezelfde dag nog aangemeld bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Na toetsing wees het EUIPO de merkaanvraag af: het beeldmerk is beschrijvend en mist onderscheidend vermogen.
(Beeld)merken
De meest wezenlijke functie van een merk is om de producten en diensten van een onderneming te kunnen onderscheiden van die van een andere. Een merk moet daarom voldoende onderscheidend vermogen bezitten. Voor het publiek moet onmiddellijk duidelijk zijn van welk bedrijf de producten of diensten afkomstig zijn. Met andere woorden, duidelijk moet zijn wat de commerciële herkomst is.
Beschrijvend merkgebruik
Een merkteken dat slechts beschrijvend is, kan niet worden ingeschreven. Hiervan is sprake wanneer het relevante publiek in dat merkteken onmiddellijk en zonder verder na te denken een beschrijving van één van de kenmerken van de betrokken producten of diensten ziet. Die kenmerken moeten dan objectief en inherent aan de aard van dat product of die dienst zijn.
Denk daarbij aan bakkerij BBROOD, die zijn concurrenten niet kan verbieden het woord brood te gebruiken. Dit soort beschrijvende aanduidingen moeten door iedereen vrij gebruikt kunnen worden. Merkhouders mogen dit soort beschrijvende merknamen niet monopoliseren.
Onderscheidend vermogen door gebruik van een merk
Soms kan een merk dat weinig tot geen onderscheidend vermogen heeft, toch worden ingeschreven. De aanvrager moet dan kunnen aantonen dat het merk door het intensieve gebruik ervan aan onderscheidend vermogen heeft gewonnen. Voor dit fenomeen – dat ook wel ‘inburgering’ wordt genoemd – is vereist dat het merkteken vóór de aanvraag is gebruikt in het grondgebied waar het merk wordt beschermd.
Merkaanvraag El Clasico
De aanvraag van La Liga had betrekking op verschillende diensten uit klasse 41, zoals onderwijs, opleiding, sportactiviteiten en allerlei aanverwante diensten. De EUIPO weigerde het inschrijvingsverzoek, omdat ‘El Clasico’ deze diensten onmiddellijk en duidelijk zou beschrijven. Bovendien had La Liga niet overtuigend aangetoond dat het publiek het beeldmerk zou opvatten als een teken dat tot doel heeft de aangevraagde diensten te identificeren en te onderscheiden.
La Liga besloot in beroep te gaan bij het Gerecht.
Beoordeling Gerecht
Het Gerecht bevestigt de weigering door de EUIPO: het beeldmerk is beschrijvend voor de betreffende diensten. Daarnaast heeft El Clasico geen onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik ervan.
Kenmerkend voor sportieve rivaliteit
In de eerste plaats herinnert het Gerecht eraan dat een merk – om beschrijvend te zijn – een voldoende direct en concreet verband met de betrokken producten of diensten moet suggereren. Deze weigeringsgrond kan zelfs van toepassing zijn als het merk slechts in een deel van de EU beschrijvend is, of als slechts één van de betekenissen beschrijvend is.
Het Gerecht overweegt dat ‘clasico’ verwijst naar het Spaanse clásico. Door het Spaanse publiek wordt dit begrepen als iets typisch, klassieks of gewoons. Maar voor zover het diensten betreft die verband houden met sport – zoals hier het geval – is El Clasico kenmerkend voor sportieve rivaliteit.
El Clasico is een vrij gangbare uitdrukking geworden voor een jaarlijks terugkerende wedstrijd tussen twee Spaanse sportploegen met een historische rivaliteit. In dat verband onderstreept het Gerecht dat het beeldmerk niet exclusief is voor de diensten die La Liga aanbiedt. El Clasico doelt weliswaar vaak op een wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona, maar heeft ook betrekking op wedstrijden die niet door La Liga zijn georganiseerd. Zo treffen de twee elkaar met regelmaat in andere competities, zoals de UEFA Champions League of de Copa del Rey. Verder wordt de uitdrukking ‘de klassieker’ volgens het Gerecht ook buiten Spanje gebruikt, met name in Duitsland en Frankrijk. Tot slot is El Clasico inmiddels ook gangbaar voor andere takken van sport, zoals basketbal of rugby.
Niet als merk op de markt gebracht
Er is dus sprake van beschrijvend merkgebruik. In dat geval geldt dat het merk alleen kan worden ingeschreven indien het onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt.
Het Gerecht oordeelt dat hiervan geen sprake is. La Liga heeft El Clasico namelijk nooit als merk gebruikt, maar slechts als beschrijving van een wedstrijd. Zo achtte het Gerecht het veelzeggend dat in tal van advertenties in verschillende media het La Liga-logo te zien was, met daarnaast de slogan ‘’Koop uw tickets voor El Clasico’’. Bovendien impliceert het feit dat La Liga een voetbalwedstrijd als El Clasico heeft omschreven, beschreven of er reclame voor heeft gemaakt, niet dat zij de betrokken diensten onder dat merk op de markt heeft gebracht.
Succesvolle rematch?
La Liga heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Zowel Real Madrid als FC Barcelona hebben bij de registratie in 2017 al bezwaar gemaakt. Beide clubs willen de registratie voorkomen. Zij vinden dat El Clasico een bekend niet-ingeschreven handelsmerk is, dat aan hén toebehoort.
Wie de rematch gaat winnen is nog onzeker. Wordt vervolgd!
