Een Amerikaanse rechter heeft onlangs een verzoek tot nietigverklaring van het woordmerk ‘Google’ afgewezen.
De eisers hadden dit verzoek aangespannen, omdat zij meenden dat het woordmerk google een generieke term is geworden. Volgens eisers gebruikt de meerderheid van het publiek dat online zoekt google als werkwoord voor het zoeken op internet. Ter onderbouwing van hun stelling hebben zij een enquêteonderzoek overlegd waaruit blijkt dat de meerderheid (51%) van het publiek google op die manier opvat.
Volgens de rechter heeft google in deze zaak vier mogelijke betekenissen:
I) een woordmerk waarmee de Google zoekmachine wordt aangeduid;
(ii) een werkwoord dat verwijst naar het zoeken op internet waarbij gebruik wordt gemaakt van de Google zoekmachine;
(iii) een werkwoord dat verwijst naar het zoeken op internet waarbij gebruik wordt gemaakt van een zoekmachine; en
(iv) een algemene beschrijvende term voor zoekmachines in het algemeen.
De rechter overweegt dat de eisers weliswaar bewijs hebben overlegd dat de meerderheid van het publiek google opvat als een werkwoord voor het zoeken op internet, maar dat zij geen bewijs hebben overlegd dat Google meer als werkwoord dan als benaming/merk wordt gebruikt.
Het gaat er volgens de rechter niet om of het merk als werkwoord wordt gebruikt, maar of het merk door de meerderheid van het relevante publiek wordt gezien als een algemene beschrijvende term, of als merk: google kan immers zowel als werkwoord, als als merk worden gebruikt.
Vervolgens overweegt de rechter dat vaststaat dat meer dan 90% van het relevante publiek google niet opvat als een generieke term, maar als een merknaam. Dit betekent dat betekenis I) belangrijker is dan betekenis IV). Nu de eisers geen bewijs hebben aangeleverd waaruit blijkt dat betekenis III) de primaire betekenis is van google, kan het woordmerk google niet nietig worden verklaard.
Goed nieuws voor Google
Het oordeel van de rechter is goed nieuws voor Google. Wanneer Google geen merkrechten meer zou hebben op het woord ‘google’, zou zij immers minder eenvoudig kunnen optreden tegen derden die bijvoorbeeld het woord google in hun domeinnaam opnemen.
Dit speelde ook in onderhavige procedure. Een van de eisers had in 2012 763 domeinnamen met het woord ‘google’ geregistreerd, waaronder googledisney.com, googlebarackobama.net, googlemexicocity.com en googlenewstvs.com. Google had hiertegen een klacht bij de WIPO ingediend en het UDRP-panel oordeelde dat de domeinnamen moesten worden overgedragen aan Google.
Volgens het panel stemmen de domeinnamen verwarringwekkend overeen met het Google-merk, heeft de registrant geen recht op of legitiem belang bij de domeinnamen, zijn de domeinnamen te kwader trouw geregistreerd en worden de domeinnamen te kwader trouw gebruikt.
