Louboutin heeft een procedure voor de Belgische rechter tegen Van Dalen verloren. Het gevorderde verbod tegen Van Dalen voor schoenen met rode zolen werd afgewezen. Dat moet voor Louboutin een tegenvaller zijn geweest na de overwinningen die hij in 2012 en 2013 behaalde op onder meer Yves Saint Laurent en Van Haren (lees hier, hier en hier meer over de strijd om de rode zool).

 

Maar dat Louboutin in België geen verbod kreeg tegen Van Dalen is misschien nog niet eens het slechtste nieuws voor de ontwerper. Van Dalen stelde namelijk een tegenvordering in en verzocht de Brusselse rechter om het rode zool merk van Louboutin nietig te verklaren. En die vordering is toegewezen.

 

De rechter oordeelde dat het rode zool merk geen kleurmerk is maar een vormmerk. Louboutin probeerde nog te betogen dat het om een ‘positiemerk’ ging, maar dat begrip kennen het Europese en het Benelux merkenrecht niet.

 

De rechter oordeelde vervolgens – met toepassing van art. 2.1 BVIE, literatuur en onder meer de Bang&Olufsen uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg van de EU – dat het rode zool merk van Louboutin voor consumenten duidelijk een zeer belangrijk criterium vormt om de schoenen van Louboutin te kopen. Daarmee geeft het rode zool merk ‘de wezenlijke waarde aan de waar’ en kan het geen geldig merk zijn. Het merk moet dus nietig worden verklaard.

 

In enkele overwegingen ten overvloede overweegt de Brusselse rechter voorts dat consumenten over het algemeen niet de commerciële herkomst van een product zullen afleiden uit de vorm van een product. Met andere woorden: consumenten zullen schoenen niet snel herkennen aan de zool. Voorts overweegt de rechter dat rode zolen zeer veel voorkomen (de talloze voorbeelden van schoenen met rode zolen werden uiteraard aangereikt door Van Dalen). De rechter oordeelt dat het rode zool merk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om een geldig merk te kunnen zijn.

 

Conclusie: het Benelux rode zool merk van Louboutin wordt nietig verklaard. Het merk zal in het register worden doorgehaald zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

 

Ik heb echter zo’n vermoeden dat Louboutin wel in beroep zal gaan van dit vonnis. Het Benelux rode zool merk zal dus voorlopig nog geldig blijven. En naar verluidt is Van Haren in Nederland in verzet gegaan van het verstekvonnis en in beroep van het kort gedingvonnis (zie berichten hier en hier).

 

Met deze parallelle procedures in Nederland en België over hetzelfde merk kan het – voor juristen dan #nerdalert – nog interessant worden: wat als de Belgische rechter in hoger beroep ook oordeelt dat het rode zool merk nietig moet worden verklaard, en de Nederlandse rechter oordeelt dat het rode zool merk wel een geldig merk is?

 

Daarover een volgende keer meer.