My Brand’s SHRUNK kleding maakt geen inbreuk op Scotch & Soda’s (SCOTS) SHRUNK kleding. Dat heeft de rechtbank Amsterdam onlangs geoordeeld in een procedure tussen deze twee bedrijven. Wat was er aan de hand?
Kledingbedrijf Scotch & Soda verkoopt kleding onder de naam “SHRUNK”. Zij heeft daarvoor het merk SCOTCH SHRUNK geregistreerd. In 2015 ontdekte Scotch & Soda dat concurrente My Brand ook “SHRUNK” kleding verkocht. Scotch & Soda heeft daarom enkele maanden later het merk SHRUNK geregistreerd. Voordat SHRUNK definitief geregistreerd was, was My Brand al weer gestopt met de verkoop van haar “SHRUNK” kleding. Er was daarom geen sprake van inbreuk op Scotch & Soda’s SHRUNK merk. Van een inbreuk op het al wel geregistreerde SCOTCH SHRUNK merk was evenmin sprake, omdat het gebruik van SHRUNK geen verwarring op zou leveren bij het relevante publiek.
In de procedure beriep Scotch & Soda zich op alle mogelijke gronden die een merkhouder kan aanvoeren:
1. Het teken is gelijk aan het merk en wordt in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
Daarvan was hier volgens de rechter geen sprake, omdat het merk “SHRUNK” nog niet was geregistreerd ten tijde van de vermeende inbreuk door My Brand. My Brand had dus geluk dat Scotch & Soda pas maanden later het merk “SHRUNK” geregistreerd had.
2. Het teken is gelijk aan of stemt overeen met het merk en wordt in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring(sgevaar) kan ontstaan.
Volgens de rechter was er geen sprake van verwarringsgevaar, omdat SCOTCH het onderscheidende en dominerende bestanddeel van SCOTCH SHRUNK is. Bovendien heeft SHRUNK een meer beschrijvend karakter (“krimpen”). Doordat alleen het tweede en minder dominante element van het merk overeenstemt, zal er geen sprake zijn van verwarring(sgevaar) bij het relevante publiek.
3. Het teken is gelijk aan of stemt overeen met een bekend merk en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
De rechter oordeelde dat Scotch & Soda onvoldoende had onderbouwd dat haar merk een bekend merk was, waardoor ook een beroep op deze grond niet kon slagen.
4. Het teken wordt niet gebruikt ter onderscheiding van de waren en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Volgens de rechter had Scotch & Soda onvoldoende toegelicht dat SHRUNK niet werd gebruikt voor het onderscheiden van goederen, waardoor op deze grond geen beroep gedaan kon worden.
Met dank aan Dewi Harkink
