Het bedrijf Dutch Brand House International (hierna: DBHI) is licentiehouder van het woord- en beeldmerk ‘Falcon’ dat onder andere is geregistreerd voor sportartikelen en kunstlederen producten (klasse 25 en 28). Adidas is in september 2018 een kleding- en schoenenlijn begonnen onder dezelfde naam. In de licentieovereenkomst met DBHI was opgenomen dat DBHI, als licentiehouder van het merk Falcon, mag optreden tegen inbreuk in het kader van de intellectuele eigendomsrechten. Voor de rechter vordert DBHI derhalve dat Adidas het merkinbreuk binnen de Benelux staakt en dat zij eveneens een rectificatie plaats op haar website.
Met betrekking tot het beeldmerk oordeelt de rechter dat er geen sprake is van inbreuk. Het teken van de merkhouder Falcon, met onder meer een valkenkop, wijkt teveel af van het door Adidas gebruikte teken voor Falcon. Hierdoor ontstaat bij het relevante publiek geen verwarringsgevaar. Dit is echter anders met betrekking tot het woordmerk. Beide bedrijven gebruiken namelijk het identieke woord ‘Falcon’. Voorts is voor merkinbreuk, op grond van artikel 2.20(1)(b) BVIE, van belang dat de tekens in het economische verkeer worden gebruikt voor soortgelijke producten. Adidas stelt dat dit niet het geval is. Volgens Adidas gaat het bij de merkhouder van Falcon uitsluitend om functionele outdoor- en skikleding, dat in een geheel andere categorie waren valt dan de modieuze sneakers van Adidas.
Desondanks is de rechter van mening dat de producten wel degelijk onder dezelfde klassen vallen. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken, zoals onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerende dan wel complementaire karakter van de waren. De rechter stelt dat kleding en schoenen zeer identieke waren zijn, nu beide producten de hoofdzakelijke functie hebben om het lichaam te bedekken en te beschermen tegen weersomstandigheden. Bovendien gebruiken beide partijen (deels) dezelfde distributiekanalen en blijkt uit de website van DBHI dat zij de producten van Falcon tegenwoordig meer presenteert als (sport)kleding voor ‘everyday use’, aldus de rechtbank.
Daaropvolgend dient te worden aangetoond dat er verwarringsgevaar intreedt door het identieke gebruik van het woord Falcon voor dezelfde waren. Adidas erkent dat het gebruik van het woordmerk Falcon door DBHI onderscheidend vermogen heeft maar stelt dat het woordmerk is verwaterd. Daarvan is sprake als een woordmerk tot een soortnaam is verworden. Door DBHI wordt een illustrerend voorbeeld gebruikt om aan te tonen dat dit niet zo is: “Je eet hagelslag en je drinkt ranja maar je draagt geen Falcon”. Falcon is derhalve niet tot een soortnaam verworden voor schoenen en van verwatering is dus geen sprake. De rechtbank acht het verder voldoende aannemelijk dat er verwarring optreedt bij de gemiddelde consument tussen het merk Falcon en het gebruik van de naam Falcon door Adidas. Nu Adidas met regelmaat een samenwerking aangaat met andere merken, bestaat er in het onderhavige geval een reële kans dat het relevante publiek ervan uit zal gaan dat ook hier sprake is van een samenwerkingsverband.
Tot besluit de rechter dan ook dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat merkinbreuk op grond van artikel 2.20(1)(b) BVIE is aangetoond. Adidas wordt veroordeeld het gebruik van de naam Falcon voor haar kleding en schoenen te staken en dient een rectificatie te plaatsen op haar Nederlandse website.
De gehele uitspraak is hier te raadplegen.
