Een Zeeuwse snackbar verhindert met succes dat een Amerikaanse fastfoodketen, die uit wil breiden naar de Benelux, dat onder de naam “Wendy’s” kan doen. Volgens de keten heeft de snackbar het merk enkel lokaal en daarmee niet normaal gebruikt. De rechtbank en nu ook het gerechtshof oordelen anders: van normaal gebruik van het merk in de categorie horecadiensten is wél sprake en er is dan ook geen reden om het merk van de snackbar vervallen te laten verklaren.
Het gerechtshof s’-Hertogenbosch deed op 2 november j.l. uitspraak. Daarin werd overigens wel geoordeeld dat de snackbar het merk Wendy’s voor de categorie snacks en snackproducten niet normaal heeft gebruikt. Nu de eigenaar van de snackbar wel houder van het merk voor horecadiensten blijft, zal hij ook in de toekomst kunnen verhinderen dat de fastfoodketen onder die naam in de Benelux een horecazaak opent.
Partijen: David vs. Goliath
Quality is Our Recipe (“QIOR”) is een dochteronderneming van The Wendy’s Company, een Amerikaanse fastfoodketen met 6500 restaurants wereldwijd. QIOR is daarbij houder van 394 actieve handelsmerken, geregistreerd in verschillende landen. Ook het handelsmerk Wendy’s werd reeds in diverse landen als Europees handelsmerk geregistreerd.
De fastfoodketen wil uitbreiden naar de Benelux en daartoe het merk Wendy’s als Europees merk laten registreren. Een Zeeuwse buurtsnackbar gooit echter al jaren roet in het eten. De snackbar (hierna aangeduid als ‘’Wendy’s’’) exploiteert sinds 1988 een buurtsnackbar in Goes onder de handelsnamen Wendy’s en Wendy’s Fish & Chips. Ook is zij sinds 1995 houder van het Benelux woordmerk Wendy’s, dat is ingeschreven voor horeca-/snackbardiensten en snackproducten.
Je kunt zowel de naam als het logo van je product, dienst of bedrijf als merk registreren. Een Benelux merkregistratie geeft bescherming in de Benelux en kan worden ingeschreven bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom (‘’BOIP’’). Liever bescherming in alle landen van de Europese Unie? Dan is het ook mogelijk om een Uniemerk aan te vragen bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (‘’EUIPO’’).
Wat vooraf ging
Deze merknaamkwestie loopt al even. De voorganger van QIOR was houder van enkele registraties die “Wendy’s” bevatten. In een procedure die liep van 1997 tot 2013 vorderde Wendy’s dat deze registraties vanwege niet normaal gebruik vervallen verklaard zouden moeten worden. Ook eiste de snackbar dat het de voorganger van QIOR verboden werd in Nederland een handelsnaam te gebruiken die het element “Wendy’s” bevat. Beide vorderingen werden toegewezen en bij het gerechtshof en de Hoge Raad in stand gelaten.
In 2013 diende de voorganger van QIOR toch drie aanvragen voor beeldmerken met de handelsnaam “Wendy’s” in. Tegen deze merkaanvragen heeft Wendy’s – op basis van haar merkregistratie bij de instantie die gaat over de inschrijving van een merk – oppositie* ingesteld.
*Oppositie houdt in dat de houder van een ouder merk een procedure kan aanspannen bij het EUIPO om de inschrijving van een nieuw merk tegen te houden.
Die oppositieprocedures bij de EUIPO zijn geschorst in afwachting van de uitkomst van deze procedure bij de rechtbank en nu dus het gerechtshof.
Verklaring voor recht
QIOR vraagt het gerechtshof om een verklaring voor recht te geven dat de merken van Wendy’s niet (meer) geldig zijn. Deze zou zij kunnen gebruiken in de procedures bij de EUIPO.
Zoals aangegeven heeft Wendy’s een aantal Benelux merken, welke zijn ingeschreven voor verschillende klassen, namelijk voor (i) verschillende snacks en snackproducten en (ii) horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars.
De klassen waarvoor een merk wordt ingeschreven zijn belangrijk om te bepalen of de merkhouder kan optreden tegen het gebruik van (een soortgelijk) teken door een ander; tegen een gebruik voor hele andere waren en diensten kan een merkhouder zich meestal niet verzetten. In deze procedure werden zowel de merkinschrijvingen in de categorie snacks en snackproducten als in de categorie horecadiensten getoetst.
Geen “normaal gebruik”
QIOR beroept zich op het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) en meer specifiek heeft zij de volgende argumenten.
QIOR stelt dat de Zeeuwse snackbar het merk Wendy’s slechts zeer lokaal en daarmee niet ‘normaal gebruikt’ in de zin van de Uniemerkverordening. De fastfoodketen eist daarom dat het Benelux merk vervallen wordt verklaard.
Op basis van artikel 2.27 lid 2 BVIE kan een ingeschreven (en dus geldig) merk vervallen worden verklaard wanneer geen sprake is van “normaal gebruik”. De consequentie van een vervallenverklaring is dat Wendy’s zich ten opzichte van QIOR niet meer kan beroepen op haar merk.
Van “normaal gebruik” is sprake wanneer een merk daadwerkelijk wordt gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, voor de klassen waarin het is ingeschreven. Symbolisch gebruik dat uitsluitend het behouden van een merkrecht tot doel heeft is hiervan uitgesloten. Bij de beoordeling of al dan niet sprake is van normaal gebruik, moet worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is.
Met andere woorden, moet het gebruik van Wendy’s dus een werkelijk commercieel doel dienen. Wanneer dat niet het geval is, kan een Benelux-merk vijf jaar na de registratiedatum vervallen worden verklaard.
Oordeel hof
De rechtbank Breda oordeelde al in 2017 dat de snackbar het merk wel degelijk normaal heeft gebruikt, het hof te ’s Hertogenbosch heeft dat nu bevestigd.
Om vast te stellen of het gebruik een commercieel doel dient (en dus normaal is gebruikt), moet volgens het hof rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden van het geval, zoals:
- de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen;
- de aard van deze waren of diensten;
- de kenmerken van de markt; en
- de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.
De specifieke kenmerken van de betreffende branche en om welke diensten etc. het gaat wegen dus mee in de beoordeling en of een merk “normaal is gebruikt”. Ook een gering gebruik kan “normaal” zijn in een bepaalde branche.
1. Categorie horecadiensten
In dit arrest wordt dan ook veel aandacht besteed aan het afbakenen en karakteriseren van de markt. Zo maakt het hof onderscheid tussen “buurtsnackbars”, “formulespelers” en “Amerikaanse ketens” bij het bepalen wat er in deze specifiek markt gebruikelijk is. In het geval van de Zeeuwse buurtsnackbar is voor het aannemen van “normaal gebruik” niet vereist dat een bedrijf meerdere vestigingen heeft of buiten de regio of op sociale media promotie maakt voor haar diensten. Ook is het gebruik van een merk in slechts één van de Benelux-landen voldoende. Het behalen van een gemiddelde omzet is voldoende; het behalen van een enorm commercieel succes is evenmin vereist om te kunnen spreken van normaal gebruik in deze branche.
Bovendien voert Wendy’s haar naam al jarenlang in haar logo. Dit logo is aangebracht op het pand, verpakkingsmaterialen, bedrijfskleding en werd bijvoorbeeld ook gebruikt bij sponsoringsactiviteiten. Daarbij behaalde de snackbar een gemiddelde omzet. Dit alles maakte volgens het hof dat het gebruik van Wendy’s een werkelijk commercieel doel heeft gediend. Anders dan QIOR heeft beweerd, is voor wat betreft de inschrijving in de categorie horecadiensten (en dus het mogen voeren van de naam van haar snackbar zelf) dus wel sprake van normaal gebruik. De eigenaar van de snackbar blijft daarmee houder van het merk “Wendy’s” in deze categorie. De Amerikaanse fastfoodketen zal onder die naam daarom nog altijd geen vestigingen in de Benelux kunnen openen.
2. Categorie snacks en snackproducten
Zoals gezegd oordeelde het hof – eveneens in navolging van de rechtbank – ten aanzien van de merkregistratie voor snackproducten (klassen 29 en 30) dat de snackbar het merk niet normaal heeft gebruikt. Ook niet bij enkele door haar bereide snacks die zij onder de naam Wendy’s heeft verkocht. De meeste producten zijn namelijk afkomstig van grote snackleveranciers.
Tot slot
Hoewel Wendy’s inschrijvingen voor snacks en snackproducten niet geldig blijken, blijft de eigenaar van de Zeeuwse buurtsnackbar blijft de houder van het merk voor de categorie horecadiensten. In de Benelux is deze houder de enige die het merk Wendy’s in dat verband mag gebruiken. De Amerikaanse fastfoodketen zal onder die naam daarom nog altijd geen vestigingen in de Benelux kunnen openen.
Uit bovenstaande uitspraak volgt maar weer dat het belangrijk is om een merk vast te leggen. Dit biedt tenslotte een instrument om te kunnen optreden tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend merk.
