Het Benelux Gerechtshof heeft in de zaak IWC / Michel op 11 februari 2008 antwoord gegeven op de volgende prejudiciële vragen over winstafdracht bij merkgebruik te kwader trouw:
1. Is van ‘gebruik te kwader trouw’ slechts sprake in gevallen van piraterij, dat wil zeggen moedwillige namaak van merkproducten?
2. Of is van ‘gebruik te kwader trouw’ sprake in alle gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk?
3. Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend luidt: onder welke omstandigheden is sprake van moedwillig gepleegde inbreuk?
4. Welke feiten en omstandigheden kunnen bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw geen sprake is?
5. Welke feiten en omstandigheden kunnen worden aangemerkt als ‘omstandigheden van het geval’ die aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kunnen staan?
Ad 1: Bij de beantwoording van de eerste vraag kijkt het BenGH naar de Memorie van Toelichting op artikel 13A lid 5 BMW (inmiddels artikel 2.21 lid 4 BVIE). Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk. Hieruit volgt dat de reikwijdte van artikel 2.21 lid 4 BVIE niet alleen is beperkt tot piraterij.
Ad 2: Het beoogde doel van artikel 2.21 lid 4 BVIE is het voorkomen dat een inbreukmaker te kwader trouw opnieuw merkinbreuk pleegt. Hieruit volgt dat er slechts sprake is van ‘gebruik te kwader trouw’ als er moedwillig of opzettelijk inbreuk wordt gepleegd. Er is in dit verband overigens geen verschil tussen de termen ‘opzettelijk’ en ‘moedwillig’. De tweede prejudiciële vraag wordt dus bevestigend beantwoord.
Ad 3: Van ‘moedwillig gepleegde inbreuk’ is sprake indien de inbreukmaker zich ten tijde van zijn handelen bewust was van het inbreukmakend karakter daarvan. Deze bewustheid valt bijvoorbeeld af te leiden uit het feit dat iedereen die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister.
Er zal geen sprake zijn van bewustheid indien de inbreuk wordt bestreden met een verweer (dat niet geheel kansloos mag zijn), bijvoorbeeld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, dat het gebruik van het teken is toegestaan onder een contractuele relatie met de merkhouder, of dat het merk nietig of vervallen is.
Ad 4: Met betrekking tot de vraag welke omstandigheden kunnen bijdragen aan het feit dat er geen sprake is van gebruik te kwader trouw oordeelt het BenGH het volgende: de omstandigheid dat IWC de markt voor het betreffende product (CORBLOK) buiten de Verenigde Staten en Canada heeft gecreëerd, wil nog niet zeggen dat er dus geen gebruik te kwader trouw was. Een jarenlange contractuele relatie die niet (rechtsgeldig) is opgezegd en het geschil omtrent de vraag welke partij het recht op het merk heeft, kunnen echter wel bijdragen aan het oordeel dat er geen gebruik te kwader trouw was.
Ad 5: Ten slotte oordeelt het BenGH dat in beginsel alle omstandigheden van het geval, dus ook de bovengenoemde omstandigheden, in de weg kunnen staan aan een toewijzing van de vordering tot winstafdracht.
Lees het arrest hier.
Chloe Chui en Marieke Neervoort
