In zijn arrest van 27 oktober 2005 (dat 1 november voor het eerst op www.boek9.nl werd gepubliceerd) heeft het Gerechtshof Amsterdam onder verbetering van gronden het eerdere vonnis bevestigd waarin Talpa gebruik van 10 voor haar zender is verboden. Op 2 juni 2005 had de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht beslist dat Talpa inbreuk maakt op TV10s handelsnaam- en merkrechten.
Het Gerechtshof wijst het verbod toe uitsluitend op basis van inbreuk op het handelsnaamrecht van TV10. Het merk 10 komt volgens het hof verwarringwekkend overeen met de handelsnaam TV10. De Voorzieningenrechter was al op basis van vaste jurisprudentie tot de conclusie gekomen dat het verboden is een merk te voeren dat verwarringwekkend overeenstemt met een handelsnaam van een onderneming die dezelfde diensten aanbiedt.
Het Gerechtshof wijst echter merkinbreuk af. Naar zijn idee is het merk TV10 gedurende vijf jaar niet normaal gebruik, wat een grond is voor vervallenverklaring. Door het hernieuwde gebruik van TV10 voor het kort geding heeft er geen “heilung” plaatsgevonden. Dat laatste wil zeggen dat door hernieuwd gebruik het merkrecht is herleefd. Volgens het Hof is TV10 pas weer begonnen met merkgebruik nadat Talpa op ruime schaal had aangekondigd 10 te gaan gebruiken. Onder die omstandigheid had TV10 rekening moeten houden met de mogelijkheid van een vordering tot vervallenverklaring, en kan daarom hernieuwd gebruik van het merk TV10 niet baten. Als de bodemrechter dit oordeel volgt, kan mogelijk TV10 als merk worden doorgehaald…
Bij de redenering over vervallenverklaring van het Hof zijn wel wat vraagtekens te zetten. De Beneluxmerkenwet stelt dat hernieuwd gebruik niet kan plaatsvinden nadat de merkhouder kennis heeft genomen “dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld”. Het enkele feit dat Talpa 10 merken is gaan registreren en aankondigde onder 10 een zender te beginnen leidt volgens het Hof kennelijk al tot zo’n kennisname bij TV10 dat een vordering tot vervallenklaring zou kunnen worden ingesteld.
Dat lijkt mij een te snelle conclusie. Het Hof had mijns inziens moeten wegen dat TV10 ervanuit ging dat zij haar merk (mogelijk) wel normaal was blijven gebruiken, en dus ook door het gebruik door Talpa van 10 niet, althans niet automatisch rekening had hoeven houden met vervallenverklaring van het merk TV10. Talpa heeft kennelijk bij het eerste kort geding aangekondigd dat te zullen doen in een bodemprocedure. Het arrest meldt niet dat Talpa haar dreigement ook heeft uitgevoerd. Voor de beoordeling van al dan niet “heilung” zou dat wel van belang moeten zijn.
