In het Europolis-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (7 september 2006) inzake inburgering (verkrijgen van onderscheidend vermogen) van merken in de lidstaten van de EU had het hof verklaard dat:
1) Artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat.
2) Wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.
Nadien rees de belangrijke vraag wat het Europese Hof exact bedoelde met hetgeen zij had overwogen met betrekking tot inburgering van een woord teken dat slechts onderscheidend vermogen miste in één van de officiële talen van een lidstaat of van de Benelux.
Deze uitspraak is van zeer groot belang voor merken die slechts worden gebruik in één van de landen van de Benelux, zoals Nederland, waarvan het de vraag is of zij wel voldoende onderscheidend vermogen hebben om als merk te kunnen dienen, maar wellicht wel inburgering (verkregen onderscheidend vermogen door gebruik) kunnen aantonen.
Neem bijvoorbeeld een teken bestaande uit Nederlandse/Vlaamse woorden
(i) dat in de Nederlandse (Vlaamse) taal vanuit zichzelf geen onderscheidend vermogen (geen intrinsiek onderscheidend vermogen) heeft, maar dat wel heeft in de Franse en Duitse taal,
(ii) dat slechts wordt gebruik in Nederland (denk aan een product dat alleen op de Nederlandse markt en niet op de Vlaamse markt, laat staan op de gehele Belgische en Luxemburgse markt is verschenen) en
(iii) waarvan kan worden aangetoond dat het teken als gevolg van voldoende gebruik (vooral door verkoop en promotie) onderscheidend vermogen heeft verkregen in Nederland, maar niet in Vlaanderen, want daar is het immers nooit op de markt verschenen.
De vraag is dan of de inburgering (a) die slechts in Nederland heeft plaatsgevonden, voldoende is of (b) er slechts sprake kan zijn van inburgering indien deze heeft plaatsgevonden in het gehele Nederlandse en Vlaamse taalgebied. En, als dat laatste het geval is, dient de inburgering in beide gebieden (Nederland en Vlaanderen) voldoende te zijn of dient het gemiddelde van beide (Nederlandse en Vlaamse) taalgebieden voldoende te zijn?
In geval van de laatste uitleg (inburgering in het gehele Nederlandse en Vlaamse taalgebied) zou dit desastreus zijn voor voornoemde Nederlandse merken of typische Vlaamse merken, want die kunnen dan niet worden ingeschreven. Hetgeen niet de bedoeling kan zijn. We hebben ons zelf klem gezet met het Benelux merkenrecht?
Na het Interpolis-arrest werd zelfs afschaffing van het Benelux Merkenrecht bepleit en was de roep voor een nationaal Nederlands merkenrecht te horen. Dan wel moest in het Benelux merkenrecht de mogelijkheid worden gecreëerd om lokale (nationale) merken in te schrijven die alleen gelding hadden en dus bescherming genoten in één van de landen. Een aantekening in het Benelux merkenregister zou dat kunnen oplossen.
Het bleef afwachten welke lijn, zou worden gevolgd door de nationale rechters.
Afgelopen dinsdag 18 augustus 2009 heeft het Amsterdamse Gerechtshof in de zaak eigenlijk ten overvloede overwogen dat:
“in het onderhavige geval inburgering door gebruik in alleen het Nederlandse taalgebied van de Benelux volstaat, is daaraan niet voldaan nu ECH zich naar eigen zeggen niet, althans niet meer, mede op de – geografisch en economisch niet te verwaarlozen – Nederlandstalige markt van België (Vlaanderen) heeft begeven en – zoals reeds opgemerkt – alleen in Nederland actief is. Het door ECH aangeboden bewijs van inburgering in Nederland is derhalve niet ter zake doende althans ontoereikend en het aanbod wordt gepasseerd.”
Het Amsterdamse hof overweegt daarmee dat inburgering moet plaatsvinden en bewezen moet worden, niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen; ook al wordt het merk in Vlaanderen niet (meer) gebruikt. Dit, omdat volgens het Hof de Vlaamse markt als een niet te verwaarlozen geografische en economische markt is aan te merken.
Daarmee ziet het er naar uit dat het Hof meent dat op inburgering in Nederland en Vlaanderen tezamen niet tot de mogelijkheden behoort.
Als deze lijn wordt doorgezet, betekent dat het definitieve einde voor Nederlandstalige – in beginsel – beschrijvende merken die in Nederland wel maar in Vlaanderen niet zijn ingeburgerd door gebruik.
Dan toch maar terug naar een nationaal merkenrecht of eerst naar de Hoge Raad, het Benelux Gerechtshof en het Europese Hof?
Lees hier het arrest van het Amsterdamse Hof.
