Topsporters proberen hun populariteit vaak te verzilveren door middel van personal branding. Zij bouwen een merk rondom hun eigen naam. Maar wat als er al een merk bestaat met een nagenoeg identieke naam? Kan de topsporter zijn eigen naam dan niet als merk inschrijven?
Deze vraag stond centraal in een merkenrechtelijk geschil tussen profvoetballer Messi en het Spaanse fietsenmerk Massi. Na een langslepende procedure van negen jaar heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld over de rol van de bekendheid van de persoon die zijn naam als merk inschrijft.
Europees merkenbureau: Messi is begripsmatig niets
Massi had bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van onderstaand beeldmerk van Messi.
Massi meende dat het beeldmerk visueel en auditief te veel overeenstemde met haar oudere woordmerk. Dit zou tot verwarring tussen de merken kunnen leiden bij het publiek.
Bij de beoordeling van verwarringsgevaar wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het oudere en jongere merk. Het EUIPO oordeelde in de oppositie- en de beroepsprocedure dat de woorden “Messi” en “Massi” begripsmatig betekenisloos zijn voor het relevante publiek. Slechts een deel van het publiek zal het woord “Messi” associëren met de voetballer. Omdat de merken visueel (letters) en auditief (klank) in grote mate identiek zijn, was er volgens het EUIPO kans op verwarringsgevaar.
Messi mocht zijn eigen naam dus niet als merk inschrijven.
Het Gerecht: Messi zijn beroemdheid is een algemeen bekend feit
In 2018 oordeelde het Gerecht anders. Volgens het Gerecht is Messi wel degelijk een bekend persoon bij het relevante publiek. De bekendheid van Messi gaat verder dan enkel het publiek dat geïnteresseerd is in voetbal of sport. Messi is een publieke figuur die regelmatig te zien is en waarover regelmatig wordt gesproken. Volgens het Gerecht is hij dus bekend bij het relevante publiek dat de pers leest, nieuws op televisie kijkt, naar de bioscoop gaat of naar de radio luistert. Dat Messi zelf geen stukken aanvoerde die zijn bekendheid ondersteunen, doet hier niet aan af. Zijn bekendheid is een feit dat als algemeen bekend mag worden beschouwd, aldus het Gerecht.
Door de begripsmatige afwijking tussen de merken buiten beschouwing te laten, had het EUIPO volgens het Gerecht dus een onjuiste toets voor verwarringsgevaar toegepast. De vaste betekenis van het woord Messi zorgt ervoor dat de twee merken begripsmatig dusdanig afwijken dat bij het publiek geen verwarring te duchten valt. Het Gerecht baseert zich daarbij op het arrest Picasso/Picaro uit 2006. Hierin overwoog het Hof dat een begripsmatig verschil in bijzondere gevallen de visuele en auditieve overeenstemming tussen twee merken teniet kan doen.
Hof van Justitie: ja, bekendheid speelt mee bij verwarringsgevaar
Het Hof is het hiermee eens en bevestigt in zijn arrest (op dit moment alleen in het Frans en Spaans beschikbaar) dat de bekendheid van de merkaanvrager een relevante factor kan zijn bij de beoordeling van verwarringsgevaar. Deze bekendheid dient dus niet alleen in aanmerking te worden genomen bij de merkhouder (zoals in Picasso/Picaro), maar ook bij de merkaanvrager.
Adidas/ McGregor
Het moet wel gaan om bijzondere gevallen, zoals bij Picasso en Messi. Zij hebben, ook buiten hun vakgebied, de nodige bekendheid verworven. Dat gold bijvoorbeeld niet voor MMA-vechtsporter Conor McGregor in 2018. Naar aanleiding van een samenwerking met de UFC had Adidas kleding bedrukt met zijn voor- en achternaam. Het modemerk McGregor vond dat Adidas daarmee inbreuk maakte op haar merkenrecht.
De voorzieningenrechter Den Haag oordeelde dat Adidas inderdaad merkinbreuk maakte. De populariteit van Connor McGregor binnen de vechtsport was aannemelijk, maar het relevante publiek was breder dan dat. Voor de voorzieningenrechter was onvoldoende aannemelijk dat Conor McGregor dermate bekend is, dat bij het zien van alleen het woord MCGREGOR op de achterkant van de Adidas-kledingstukken, het relevante publiek direct de associatie legt met de MMA-vechtsporter.
Gevolgen voor de praktijk
Bij zeer bekende personen zal dus niet snel sprake zijn van verwarringsgevaar, zelfs niet als de merken visueel en auditief nagenoeg identiek zijn.
Dat is voor bekendheden een voordeel wanneer zij hun naam willen inschrijven en er al een ouder merk bestaat, zoals bij Messi.
In de meeste gevallen zal het echter een nadeel zijn. Bekende personen kunnen namelijk ook minder eenvoudig optreden tegen nieuwe merken die erg lijken op hun naam.
Daarbij gaat het overigens wel alleen om bijzondere gevallen: een Picasso of een Messi. En in de toekomst wellicht een Frenkie?
