PAT Europe BV uit Alkmaar moet de domeinnamen pro-user.com en pro-user.nl overdragen aan Tradekar International BV uit Culemborg. Dat heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar bevolen in zijn vonnis van 9 maart 2006. De uitspraak zou kunnen suggereren dat een merklicentienemer ook domeinnamen op kan vorderen wegens merkinbreuk.
Uit het vonnis blijkt dat Tradekar, een groothandel in autoaccessoires toestemming heeft gekregen de naam Pro User in Nederland en Duitsland te gebruiken van de Engelse vennootschap Kingavon Limited uit Ipswich die hiervoor een merk in Groot Brittannie heeft. Tradekar heeft op haar beurt PAT toegestaan Pro User in Nederland te gebruiken. PAT heeft vervolgens een Beneluxmerkregistratie voor Pro User en .com en .nl domeinnaamregistraties uitgevoerd. Tradekar heeft het Beneluxmerk aan Kingavon om niet overgedragen. Tradekar en PAT hebben onderhandeld over de overdracht van de domeinnamen aan Tradekar, maar verschillen van mening of dit tot een afspraak heeft geleid.
De Alkmaarse Voorzieningenrechter gaat daar voorshands vanuit. Hij suggereert echter ook dat PAT in deze situatie sowieso de plicht heeft de domeinnamen over te dragen:
” 4.6 Gelet op het vorenstaande wordt ervan uitgegaan dat zowel een overeenkomst van overdracht ten aanzien van de beide domeinnamen tot stand is gekomen en dat ook overigens Pat de plicht zal hebben ten behoeve van Tradekar afstand te doen van de door haar indertijd geregistreerde domeinnamen www.pro-user.com en www.pro-user.nl.” [mijn nadruk]
Interessante vraag is of hiermee bedoeld is dat PAT vanwege inbreuk op het merkrecht, of een onrechtmatige daad “ook overigens” verplicht is de domeinnaam over te dragen. De Beneluxmerkwet geeft een licentienemer slechts het recht schadevergoeding te eisen als hij tezamen met de merkhouder optreedt. Alleen met een volmacht kan hij de overige vorderingen instellen, zoals de overdracht van domeinnamen wegens schending van merkrecht.
Ook opmerkelijk is dat de Voorzieningenrecht niet wil bevelen dat het vonnis in de plaats treedt van de overdracht. De rechter vreest dat Tradekar hiermee chicanes kan uithalen:
“De in conventie gevorderde indeplaatsstelling komt overbodig voor nu reeds de overdracht onder verbeurte van dwangsommen bij niet-nakoming wordt toegewezen. Bovendien zou het processueel onwenselijk zijn dat Tradekar bij weigering door Pat eerst dwangsommen zou kunnen laten vollopen en daarna zelfstandig tot overschrijving zou kunnen overgaan.”
