Louboutin heeft het hoger beroep in de Belgische procedure tegen Van Dalen gewonnen. Het Hof van Beroep in Brussel oordeelde dat het rode zool merk van Louboutin een geldig beeldmerk is. Dus geen vormmerk, zoals de rechter in eerste aanleg oordeelde. Het Hof is daar kort en bondig over: “Het is niet omdat een beeldmerk op een vorm wordt aangebracht – in casu de zool van een schoen (zoals afgebeeld in de merkinschrijving) – dat het een vormmerk wordt.” Het betreft evenmin een zuiver kleurmerk, omdat het merk zijn onderscheidend vermogen ontleend aan de plaats en de wijze waarop het wordt afgebeeld. Het rode zool merk is dus een beeldmerk.
Voorts oordeelt het Hof dat het rode zool merk reeds voordat het werd ingeschreven als merk (op 28 december 2009), vanuit de perceptie van het relevante publiek, significant afwijkt van wat in de betrokken sector gangbaar was (nl. bruine of zwarte zolen). Het merk had dus onderscheidend vermogen op het moment van inschrijving. In ieder geval is het merk na inschrijving ingeburgerd en heeft het onderscheidend vermogen gekregen. Uit het door Louboutin overgelegde bewijs blijkt duidelijk dat het relevante publiek de rode zool opvat als herkomstaanduiding, en dus als merk. Dat ook andere ontwerpers wel eens een rode zool hebben gebruikt om een bepaald visueel of decoratief effect te bereiken, doet niets af aan het consequente gebruik van de rode zool als merk door Louboutin.
Het arrest van het Hof staat daarmee lijnrecht tegenover het vonnis van de rechter in eerste aanleg: die oordeelde dat het rode zool merk geen kleurmerk is maar een vormmerk. En dat het rode zool merk van Louboutin voor consumenten duidelijk een zeer belangrijk criterium vormt om de schoenen van Louboutin te kopen, waarmee de rode zool ‘wezenlijke waarde aan de waar’ geeft en dus geen geldig merk kan zijn.
Louboutin kan opgelucht ademhalen: het Hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en oordeelt dat de rode zolen van Van Dalen inbreuk maken op het rode zool merk van Louboutin. Interessant detail daarbij is dat het Hof de verschillen tussen de rode zolen van Louboutin en Van Dalen terzijde schuift met de overweging dat die verschillen niet visueel zijn vast te stellen ‘bij normaal gebruik van de schoen.’ Dat lijkt een nieuw element in de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken, maar wellicht bedoelt het Hof daarmee niet meer dan dat die overeenstemming moet worden beoordeeld door de ogen van het relevante publiek.
Van Dalen krijgt een verbod met dwangsom opgelegd.
Lees hier mijn blog over de procedure in eerste aanleg, en hier, hier en hier nog meer over de strijd om de rode zool.
