Lego geen beroep (meer) toekomt op enig intellectueel eigendomsrecht (lees: octrooi- of merkrecht), grijpt de speelgoedfabrikant zich – tevergeefs – vast aan de laatste strohalm: een beroep op het leerstuk van de slaafse nabootsing.
De vraag is of Mega Brands onrechtmatig handelt jegens Lego door het aanbieden en distribueren van de speelgoedsystemen Mega Bloks MICRO en Mega Bloks MINI doordat deze een – ongeoorloofde – slaafse nabootsing zijn van de steentjes DUPLO en LEGO.
De Rechtbank Breda beantwoordde deze vraag in 2005 bevestigend, het Hof Den Bosch in 2007 ontkennend. In r.o. 4.15 stelt het Hof:
(…) “ Wanneer aldus bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek een behoefte blijkt te bestaan aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met een bestaand en wijdverbreid systeem, is de nabootsing door een concurrent van díe eigenschappen van dat systeem welke noodzakelijk zijn om deze compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot stand te brengen niet onrechtmatig, ook niet indien die nabootsing leidt tot producten die door hun uiterlijk verwarring zouden kunnen opleveren met (elementen van) het bedoelde systeem.”
En in r.o. 4.19:
“Dit betekent dat ervan uitgegaan dient te worden dat sprake is van een door potentiële kopers gevoelde behoefte om bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit. In de praktijk van het Nederlandse huisgezin is dat in veel gevallen: Lego en Duplo. Om aan die wens tegemoet te komen, zal een producent zijn producten aan maatvoering en uiterlijk van Lego en Duplo moeten aanpassen. Dat betekent nabootsen, maar in de bijzondere omstandigheden van dit geval is dat een nabootsing die zijn rechtvaardiging vindt in de reële behoefte bij klanten aan compatibili-teit. Daarbij is naar het oordeel van het hof voldoende komen vast te staan dat voor Mega Brands de naboot-sing van zowel de afmetingen als de overige vormaspecten van de basiselementen van Lego en Du-plo noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid als hierboven be-doeld onder 4.15.”
De Hoge Raad oordeelde op 20 november j.l. in r.o.3.3.2 dat het Hof gelijk had in haar oordeel dat een rechtvaardiging bestaat voor nabootsing door Mega Brands van de steentjes van Lego, ook indien sprake mocht zijn van gevaar voor verwarring. Mega Brands heeft bovendien door middel van de kleur en de (plaats van) naamsvermelding voldoende verschil aangebracht om het gevaar van nodeloze verwarring te voorkomen, zo volgt uit r.o.3.5.3 van het arrest van de Hoge Raad.
Even terug naar de theorie: nabootsing van het product van een concurrent is alleen dan ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten onnodige/nodeloze verwarring sticht (Hoge Raad, 26 juni 1953, Hyster Karry Krane).
De rechtvaardiging waar zowel Hof als Hoge Raad het over hebben in Lego/Mega Brands, zit hem, zoals naar mijn idee ook volgt uit de conclusie van A-G Verkade, in het feit dat onder de deugdelijkheid en bruikbaarheid ook de behoefte aan standaardisatie (hier: de compatibiliteit en de uitwisselbaarheid) valt waar het in deze zaak om draait. Onder de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product dienen namelijk niet alleen de technische en functionele aspecten te worden verstaan, maar ook de economische aspecten, in die zin dat onder de afnemers bepaalde behoeften kunnen bestaan met betrekking tot een uniforme maatvoering en verdere vormgeving, oftewel:standaardisatie.
Met betrekking tot deze kwestie zou het kiezen van een andere vorm van de steentjes door Mega Brands wél afbreuk kunnen doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product. Immers, de verwisselbaarheid bepaalt met name de bruikbaarheid van het product en een deel van de afnemers heeft behoefte aan deze verwisselbaarheid, zoals uit een onderzoek van Mega Brands bleek. Een “rechtvaardigingsgrond” inroepen is mijns inziens dan ook overbodig, omdat de rechtvaardiging reeds verscholen zit in het principe dat het aan ieder moet vrijstaan aan zijn product een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, voor zover voor het overige genoeg afstand wordt genomen.
Lees hier de uitspraak van de Rechtbank Breda.
Lees hier de uitspraak van het Hof Den Bosch.
Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.
