Van Johan Cruijff is de beroemde uitspraak:
“Italianen kunnen niet van ons winnen, maar we kunnen wel van ze verliezen“.
Dat geldt wellicht ook in de strijd tussen sigarettenfabrikanten. In zijn vonnis van 22 december 2004 van de Rechtbank ‘s-Gravenhage zijn SPS Cigaronne, een Armeense vennootschap, en twee andere partijen verboden sigarettenverpakkingen met het merk van Davidoff na te maken. Verder verklaart de Rechtbank twee Beneluxmerken van SPS nietig. Dat is extra zuur voor SPS c.s. omdat zij zelf een bodemprocedure tegen Reemtsma, een Duitse licentienemer van Davidoff van Zwitserse sigarettenfabrikant Davidoff is begonnen (waarbij Davidoff zich later overigens heeft gevoegd).
SPS c.s. begon de procedure met de vordering tot nietigverklaring van Reemtsma’s Benelux merk voor een achthoekige verpakkingsvorm. Deze vorm zou onderscheidend vermogen missen en noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, en dus niet geschikt zijn als merk. Voor dat laatste had SPS c.s. kennelijk onder andere aangevoerd dat voor een enigszins vergelijkbare verpakking een Europees octrooi bestaat. Daaruit zou moeten volgen dat Reemtsma de vorm heeft gekozen vanwege de technische eigenschappen – zoals het verhogen van de stevigheid terwijl minder karton hoeft te worden gebruikt – in plaats van het onderscheidend vermogen dat nodig is voor het merkenrecht. De Rechtbank neemt die redenering niet over, en wijst daarom de vordering af.
De tegenaanval van Reemtsma en Davidoff is wel succesvol. De Rechtbank beslist niet alleen dat gebruik van de verpakkingen van SPS c.s. inbreuk maakt op het voornoemde vormmerk, maar ook op een internationaal woord/beeldmerk van Davidoff waarin haar naam staat. Ondanks bezwaren van SPS c.s. tegen de formulering ervan spreekt de Rechtbank een algemeen verbod uit inbreuk te maken op Reemtsma’s en Davidoff’s merken – zonder aan te geven welke handelingen precies verboden zijn. De Rechtbank motiveert dat als volgt:
“niet juist zou zijn indien Reemtsma c.s. het initiatief zouden moeten nemen om volgende Cigaronne verpakkingen [= verpakking van SPS] zonodig opnieuw aan te vallen“
Verder spreekt de Rechtbank de nietigheid uit van twee Beneluxvormmerken van SPS omdat deze inbreuk maken op onder andere het vormmerk van Reemtsma.
Het vonnis is juridisch extra interessant omdat de Rechtbank uitgebreid ingaat op de betekenis van het arrest van het Europese Hof van Justitie van 18 juni 2002 in de zaak tussen Philips en Remington. In die zaak was de vraag aan de orde of een driekoppige scheerkop als merk kan dienen. Het Hof heeft in dat arrest regels ontwikkeld voor de beantwoording van die vraag. Hoe moeilijk die te interpreteren zijn, blijkt al uit het gegeven dat SPS c.s. en Reemtsma c.s. zich beide op dit arrest beroepen. De Rechtbank voegt daar zijn lezing aan toe door te bepalen dat er sprake is van – kortgezegd – technische noodzakelijkheid die aan de merkfunctie in de weg staat als
“[het door de] de vorm bereikte technische effect een daadwerkelijk (of: relevant) voordeel oplevert voor de producent (bijvoorbeeld omdat het product goedkoper kan worden vervaardigd) en/of de consument (bijvoorbeeld omdat het product een gewenst voordeel oplevert, zoals lagere prijs of betere kwaliteit).“
