Wegredeneren van een element in de conclusie van een octrooi dat wezenlijk is, kan niet. Zo besliste de Haagse Rechtbank op 4 januari 2006 in het geschil tussen Darome S.P.A.S, een vennootschap uit Milly-la-Foret, Frankrijk en Orogel Surgelati S.P.A., uit Cesena, Italie en drie andere vennootschappen. In de zaak gaat het om de vermeende inbreukmakende toepassing door Orogel van een werkwijze waarvoor Darome een Europees octrooi heeft dat ook in Nederland geldt. De uitvinding behelst een wijze van behandelen van kruiden waardoor ze bij herhaaldelijk dooien- en ontdooien niet tot een klont worden. Daarvoor moet volgens het octrooi een oliesamenstelling worden gebruikt die bij nul graden vast is. Orogel gebruikte daarentegen olie die bij die temperatuur nog vloeibaar is. Om die reden maakt Orogel geen inbreuk volgens de Rechtbank: “Gelet op voormelde uitvindingsgedachte, kan dit een en ander niet worden gerepareerd met een beroep op weginterpreteren, zoals door Darome nog bepleit. Die maatregelen zijn immers daarmee wezenlijk voor de uitvinding van het octrooi.” Dit vonnis is een gaaf voorbeeld van de toepassing van de equivalentieleer.
Het vonnis bevat ook een aardig doordenkertje op het gebied van de bevoegdheid om grensoverschrijdende verboden te vorderen. Klaarblijkelijk vorderde Darome volgens het boekje slechts dat Orogel inbreuk in Nederland zou staken (wat werd afgewezen). Orogel vorderde daarop in reactie het afgeven van een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk (wat overigens ook werd afgewezen). De bevoegdheid daarvoor baseert Orogel kennelijk op de EEX Verordening welke bepaalt dat de rechter ook bevoegdheid heeft om een tegenvordering te behandelen die uit hetzelfde rechtsfeit “voortspruit”. De bevoegdheid voor het geven van zo’n verklaring met gelding buiten Nederland wijst de Rechtbank af met het argument
“dat de vorderingen in conventie slechts een verwijt van vermeende inbreuk in Nederland betreffen, zodat deze betrekking hebben op een ander rechtsfeit dan de vordering in reconventie, voorzover deze op inbreukmakende handelingen in het buitenland ziet.”
Ik vind de Rechtbank hier erg streng. Wellicht was een elegantere oplossing te overwegen dat er onvoldoende belang was bij zo’n verklaring als er geen inbreuk buiten Nederland was gesteld. De interessante vraag is of de Rechtbank daarmee impliciet zegt dat wanneer Darome een serieus verwijt had gemaakt van octrooi-inbreuk buiten Nederland de Rechtbank in principe wel de bevoegdheid zou hebben een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk uit te spreken. Dat zou de, althans op het oog enigszins scheve situatie geven dat Darome slechts om een inbreukverbod in Nederland zou kunnen vragen, aangezien de bevoegdheid van de Nederlandse rechter slechts op onrechtmatige daad alhier is gebaseerd, maar Orogel wel een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk kan vragen in de spiegelbeeldige situatie
