Op 9 januari jl. heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een bodemprocedure over het gebruik van een anders merk als gesponsorde koppeling, zoals een Google adword. Het vonnis wijkt in vele opzichten af van het arrest van het Hof Amsterdam in de eerder gevoerde kort geding procedure.
Eiseres, Portakabin is een producent en leverancier van mobiele bouwsystemen zoals bouwketen en andere verplaatsbare gebouwen. Primakabin is ook een leverancier van mobiele bouwsystemen. Primakabin biedt via haar website onder meer tweedehands bouwsystemen van Portakabin aan.
Bij het online adverteren, maakt Primakabin gebruik van “adwords”. Wanneer in de zoekmachine een door Primakabin opgegeven adword wordt ingetypt, verschijnt een advertentie met een link naar de website van Primakabin. Primakabin gebruikt onder meer de adwords “portakabin”, “portacabin”, “portokabin” en “portocabin”. Portakabin treedt op tegen dit gebruik van haar merk.
Anders dan het Hof Amsterdam, oordeelt de rechtbank Den Haag dat het gebruik van de adwords gebruik als merk betreft, dat wil zeggen gebruik ter onderscheiding van waren (2:20 lid 1 sub a BVIE). Dat betekent dat Portakabin in beginsel kan optreden tegen dit gebruik van haar merk.
Primakabin beroept zich echter op uitputting, aangezien de Portakabin cabines die Primakabin verhandelt, door Portakabin in het verkeer zijn gebracht in Europa. De rechtbank oordeelt dat deze uitputting meebrengt dat Primakabin gebruik mag maken van het merk om reclame te maken voor haar handel in tweedehands Portakabin producten op voorwaarde dat (i) de reclame betrekking heeft op die Portakabin producten en (ii) de wijze waarop het merk in de reclame wordt gebruikt geen gegronde rede voor Portakabin oplevert om zich daartegen te verzetten.
Aan de hand van bovengenoemde voorwaarden oordeelt de rechtbank vervolgens over de toelaatbaarheid van het gebruik van de adwords door Primakabin. Waar het Hof het van belang achtte dat Primakabin’s omzet voor meer dan 50% bestaat uit de handel in tweedehands Portakabin cabines, stelt de rechtbank voorop dat de omstandigheid dat Primakabin naast Portakabin producten ook andere producten aanbiedt op zich geen gegronde reden oplevert tegen het gebruik van het merk. De rechtbank lijkt dus minder waarde te hechten aan de omzetpercentages. Wel suggereert de rechtbank dat er sprake kan zijn van een zodanige wanverhouding tussen het merk-product en de andere producten dat dit een gegronde reden oplevert tegen het merkgebruik. Dit lijkt mij terecht. Immers, ware dit anders, dan zou een bedrijf een merk als adword mogen hanteren door slechts één merk-product ergens verstopt op de website aan te bieden.
Vervolgens beoordeelt de rechtbank de inhoud van de advertentie die verschijnt bij het intikken van een adword. Hier is de rechtbank van oordeel dat Portakabin een gegronde reden heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van de woorden “nieuwe en gebruikte units”, aangezien Primakabin op die manier het merk gebruikt om mede reclame te maken voor haar handel in andere producten dan tweedehands Portakabin cabines. Primakabin dient de tekst van de advertentie dus toe te spitsen op haar aanbod van Portakabin producten.
Dit ligt anders bij de advertentie met de tekst “gebruikte portakabins”. Het Hof Amsterdam was van mening dat het merk hierdoor als soortnaam werd gebruikt. De rechtbank Den Haag oordeelt anders. Een aantal auto’s van het merk Renault worden aangeduid als Renaults, maar daarmee is Renault nog geen soortnaam geworden, zo heeft Primakabin kennelijk met succes aangevoerd.
Tot slot is de rechtbank van oordeel dat Portakabin zich niet kan verzetten tegen het opnemen in de advertentie van een link die verwijst naar de homepage van Primakabin. Het Hof Amsterdam had in kort geding geoordeeld dat Primakabin verplicht is om de advertentie door te linken naar de specifieke pagina waarop de Portakabin producten worden aangeboden. De Rechtbank Den Haag oordeelt dat een dergelijke deeplink niet nodig is, aangezien het bij online reclame gebruikelijk zou zijn om te verwijzen naar de homepage en er op de homepage van Primakabin een knop is opgenomen die verwijst naar een pagina met het aanbod van tweedehands units, waaronder die van Portakabin. Deze overweging van de rechtbank lijkt niet helemaal in lijn met de overige inhoud van het vonnis. Wanneer Primakabin de advertentie doorlinkt naar haar homepage, gebruikt Primakabin het merk mijns inziens voornamelijk om reclame te maken voor haar andere producten; veel meer nog dan wanneer zij zich bedient van een advertentie met de tekst “nieuwe en gebruikte units”.
Lees hier het vonnis.
