Deze uitspraak van 20 september jl. betreft een zaak tussen G-Star en Benneton.
G-Star ontwerpt, vervaardigt en verhandelt kleding van het gelijknamige merk, in het bijzonder jeans. Zij is houdster van twee vormmerken (vormgeving van haar Elwood-broek) voor waren van klasse 25 (kleding).
De twee merken zijn op 7 augustus 1997 en op 24 november 1999 ingeschreven. De bescherming is voor de merken aangevraagd op basis van de volgende onderscheidende elementen:
– schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander stofmateriaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt;
respectievelijk,
– naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins.
Benetton exploiteert textielhandelsondernemingen. In Nederland verkoopt zij haar producten via franchisenemers.
G-Star vond dat een broek van Benetton, met onder meer een ovaal kniestuk en twee schuine stiksels van heuphoogte naar kruishoogte, inbreuk maakte op haar vormmerken (Elwood-broek).
Benetton dacht daar anders over en meende dat de vormmerken van G-Star nietig dienden te worden verklaard op grond dat de betrokken vormen door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de marktwaarde van de waren bepaalden (m.a.w. vormmerk Elwood-broek kan geen merk zijn omdat deze tekens uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, artikel 3, lid 1 sub e, derde streepje Merkenrichtlijn).
Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof te Amsterdam hadden geoordeeld, dat de Elwood-broek een groot verkoopsucces was, dat G-Star intensieve reclamecampagnes had gevoerd om die broek met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven, en dat daarom de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel was terug te voeren, niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de wervingskracht die samenhing met de bekendheid van het merk.
Uiteindelijk was de vraag van de Hoge Raad aan het EHvJ of indien de wezenlijke waarde (esthetische aantrekkelijkheid) van de waar werd veroorzaakt door de populariteit/bekendheid van de waar (de Elwood-broek), er geen sprake kan zijn van een vernietigbaar merk op grond van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje Merkenrichtlijn.
Onder verwijzing naar zijn Philips/Remington-arrest (18 juni 2002, C‑299/99, blz. I‑5475) beslist het EHvJ dat artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.
Lees hier het gehele arrest.
