De Rotterdamse rechtbank heeft een opmerkelijk vonnis gewezen in een kort geding tussen twee DJ’s. De rechter lijkt in deze zaak zelf verward te zijn over het merkenrechtelijke begrip verwarringsgevaar.
In het merkenrecht wordt aangenomen dat verwarringsgevaar aanwezig is indien, kort gezegd, een merk en een teken met elkaar overeenstemmen en indien zij voor gelijksoortige producten of diensten zijn geregistreerd en worden gebruikt. Hoe groter de overeenstemming tussen merk en teken, en hoe groter de soortgelijkheid van de producten of diensten, hoe eerder verwarringsgevaar wordt aangenomen.
Verwarringsgevaar is dus het resultaat van de overeenstemming tussen merk en teken en de soortgelijkheid van de producten of diensten. Het verwarringsgevaar zelf behoeft niet te worden bewezen. Terecht niet, want verwarring doet zich vaak onbewust voor en zal dus niet altijd kunnen worden aangetoond. De rechter dient te beoordelen of het verwarringsgevaar reëel is.
In deze zaak overwoog de rechter over de overeenstemming tussen het merk DJ QUINTIN en het teken ‘Quintino’ onder meer het volgende:
“Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE [is] in elk geval vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien – mede gelet op de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. Daarbij betrekt de voorzieningenrechter ook het verwarringsgevaar. Naar voorlopig oordeel is hiervan in het onderhavige geval echter geen sprake. Voor dat oordeel is redengevend dat de merken auditief en visueel voldoende van elkaar verschillen.“
De rechter lijkt hier het verwarringsgevaar als factor te betrekken in de beoordeling van de overeenstemming tussen het merk en het teken. Uit de overweging wordt niet duidelijk hoe de rechter dat verwarringsgevaar dan heeft vastgesteld. Als dat wel was gebeurd, dan was waarschijnlijk de cirkel in deze redenering duidelijk geworden, want verwarringsgevaar is nu juist het resultaat van de overeenstemming tussen merk en teken en van de soortgelijkheid van de producten of diensten. Het verwarringsgevaar is dus niet iets dat je kunt meewegen bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken, maar is juist het gevolg daarvan.
Overigens lijkt het ook wat vreemd dat de rechter tot het oordeel komt dat het merk DJ QUINTIN en het teken ‘Quintino’ voldoende van elkaar verschillen. Op het eerste gezicht is de overeenstemming immers vrij duidelijk. Maar wellicht zijn er omstandigheden die niet uit het vonnis blijken – en waar de rechter terecht wel rekening mee heeft gehouden – waardoor de rechter tot dit oordeel is gekomen.
Om de verwarring compleet te maken, haalt de rechter vervolgens het begrip ‘onderscheidend vermogen’ en het begrip ‘verwarringsgevaar’ door elkaar.
Onderscheidend vermogen is, kort gezegd, de mate van originaliteit van een merk voor de betrokken producten of diensten. Een voorbeeld: het (fictieve) merk HOUSE DJ heeft weinig onderscheidend vermogen voor de diensten van een DJ die voornamelijk house draait; het (eveneens fictieve) merk PINO voor dezelfde DJ heeft wel onderscheidend vermogen. Het onderscheidend vermogen van een merk kan toenemen doordat het merk door intensief gebruik een bepaalde bekendheid bij het relevante publiek verkrijgt.
Het vonnis bevat de volgende overweging:
“Nu de totaalindruk van het door [eiser] gevoerde beeldmerk zozeer verschilt van het door [gedaagde] gevoerde teken, is ondanks de begripsmatige gelijkenis tussen het beeldmerk van [eiser] en het teken van [gedaagde], geen sprake van onderscheidend vermogen.“
De vraag of een merk onderscheidend vermogen heeft, staat echter los van de overeenstemming tussen dat merk en een ander teken. Waarschijnlijk heeft de rechter hier “verwarringsgevaar” bedoeld in plaats van “onderscheidend vermogen”. Ook dan was de overweging echter niet helemaal juist geweest, want voor verwarringsgevaar moet immers ook worden bekeken of de producten en diensten soortgelijk zijn, en moeten de overige omstandigheden van het geval worden meegewogen.
Tenslotte staat in het vonnis:
“Voorts is van belang dat [eiser] de verwarring niet aannemelijk heeft gemaakt, hetgeen in de rede had gelegen gelet op het feit dat [eiser] en [gedaagde] al gedurende enige jaren in dezelfde branche werkzaam zijn en (respectievelijk) het beeldmerk en het teken naast elkaar gebruiken. De daartoe door [eiser] overgelegde producties 8 en 9, die door [gedaagde] worden betwist, zijn ter onderbouwing van het verwarringsgevaar onvoldoende.“
Het lijkt erop alsof substantieel bewijs van daadwerkelijke verwarring wordt vereist, voordat verwarringsgevaar kan worden aangenomen. Zoals ik al aangaf, is bewijs van daadwerkelijke verwarring echter niet nodig. Dit is vaste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (o.m. HvJEG 22 juni 2000, Adidas/Marca).
Al met al lijkt de rechter in deze zaak dus zelf enigszins verward te zijn geweest over de toepassing van het merkenrechtelijke begrip verwarringsgevaar. Niet zo prettig voor DJ QUINTIN, want de rechter wijst zijn vorderingen af.
Lees hier het vonnis.
