In de nieuwsbrief van FGHS verscheen een bijdrage van onze hand over bestuurdersaansprakelijkheid bij merkinbreuk. De hele tekst vind je hieronder:
Bestuurdersaansprakelijkheid bij merkinbreuk
Veel ondernemers kiezen ervoor om een onderneming te voeren in de vorm van een BV. Een belangrijk voordeel hiervan is dat niet de ondernemer persoonlijk, maar de BV aansprakelijk is voor eventuele schade. Wanneer een BV inbreuk maakt op merk- of auteursrechten, kan de rechthebbende onder omstandigheden echter niet alleen de BV, maar ook de bestuurder persoonlijk aanspreken voor de schade. Hiervoor geldt een hoge drempel, want de bestuurder moet in principe vrij zijn risico’s te nemen die niet altijd goed uitpakken. Wanneer kan een bestuurder in persoon worden aangesproken?
Persoonlijk ernstig verwijt
De bestuurder kan in persoon worden aangesproken wanneer hem persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit is het geval wanneer een bestuurder weet of behoort te weten dat zijn BV inbreuk maakt op de merk- of auteursrechten van een ander, en de bestuurder deze inbreuk kan voorkomen of beëindigen, maar dat niet doet. Een voorbeeld hiervan is een zaak waarin een BV handelde in namaak rollators en daarmee inbreuk maakte op de merk- en auteursrechten van een ander. De bestuurder van de BV had de rollators zelf besteld, had goedgekeurd dat het merk van een ander op de rollators werd aangebracht en had deze rollators aangeboden alsof ze afkomstig van die ander waren. Aangezien de bestuurder wist dat de rollators inbreuk maakten op het merk van een ander, en hij in staat was de inbreuk te voorkomen maar dat niet had gedaan, kon hem persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt. Niet alleen de BV, maar ook de bestuurder in persoon was daarom aansprakelijk voor de schade.
Geen persoonlijke aansprakelijkheid
Wanneer een bestuurder niet op de hoogte is van een merkinbreuk, valt hem geen ernstig verwijt te maken. Dit speelde in een zaak waarin een BV namaak Zhu Zhu Pets speelgoedhamsters verhandelde. De merkhouder had de BV aangesproken wegens merkinbreuk en in een procedure was de BV onder meer veroordeeld tot het doen van opgave van haar afnemers. De BV had de opgave pas na 3 maanden gedaan en had (bewust) één afnemer buiten schot gelaten. De merkhouder stelde daarom de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de merkinbreuk en voor de onjuiste informatieverschaffing.
Het Hof oordeelde dat de bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk kon worden gesteld voor de merkinbreuk, omdat hij niet op de hoogte was van het merk Zhu Zhu Pet. Aangezien de bestuurder de enige bestuurder en feitelijk beleidsbepaler van de BV was, had hij de merkhouder wel tijdig en volledige informatie moeten verschaffen over zijn afnemers. De bestuurder was daarvoor wel persoonlijk aansprakelijk.
Namaak Tommy Hilfiger kleding
In een recente zaak speelde de vraag of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kon worden gemaakt, wanneer zijn BV’s handelden in namaak (counterfeit) Tommy Hilfiger kleding. Uit e-mailcorrespondentie van de bestuurder bleek dat de bestuurder op de hoogte was van de merkinbreuk en dat hij zich persoonlijk bezighield met het verhandelen van counterfeit kleding. In de e-mails werden de termen ‘back door’ en ‘achterdeur’ gebruikt, wat impliceert dat er werd gesproken over kleding die zonder toestemming van Tommy Hilfiger op de markt werd gebracht. De bestuurder viel daarom persoonlijk een ernstig verwijt te maken en er was dus sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.
De echtgenote van de bestuurder was net als haar man betrokken bij de verkoop van de counterfeit kleding en zij liet haar BV dienen als afhaaladres voor de counterfeit kleding. Ook zij werd aansprakelijk gehouden voor de merkinbreuk door haar BV. Hierbij speelde een rol dat de echtgenote enig aandeelhouder en bestuurder en feitelijk beleidsbepaler was van haar BV. De BV had bovendien geen werknemers in dienst. Doordat er al eerdere procedures tegen haar echtgenoot waren gevoerd, had de echtgenote moeten weten dat het verhandelen van de counterfeit kleding inbreuk maakte op de merkrechten van Tommy Hilfiger.
Conclusie
Wanneer een BV merk- of auteursrechtinbreuk pleegt en de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, zijn de BV en de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de schade van de rechthebbende, waaronder de gemaakte proceskosten. Ook kunnen zij hoofdelijk worden veroordeeld afdracht van de door de BV genoten nettowinst met de verhandeling van de inbreukmakende producten. Dit betekent dat de merkhouder de bestuurder kan aanspreken voor het gehele bedrag. Wanneer de BV bijvoorbeeld failliet gaat, zal de bestuurder het volledige schadebedrag uit zijn eigen vermogen moeten betalen.
