Het Europese Gerecht heeft geoordeeld dat de 5 parallelle strepen van K-Swiss op de zijkant van sportschoenen onvoldoende onderscheidend vermogen hebben om als merk te kunnen dienen. Daarmee bevestigt het Gerecht de eerdere beslissingen van zowel de Board of Appeal als de Cancellation Division van het OHIM, die oordeelden dat de 5 parallelle strepen op de zijkant van een schoen door het publiek niet worden opgevat als merk, maar puur als versiering. Wat mij betreft valt er op dat oordeel wel wat af te dingen.
Procedure
Het 5 strepenmerk van K-Swiss werd in eerste instantie wel door het OHIM geregistreerd: op 22 augustus 2007 in klasse 25 voor ‘footwear’. Op 24 februari 2009 startte Künzli SwissSchuh AG een nietigheidsprocedure bij de Cancellation Division van het OHIM op grond van de absolute nietigheidsgrond in artikel 7 lid 1 sub b Merkenverordening.
Op 11 januari 2011 oordeelde de Cancellation Division dat de 5 strepen op de zijkant van een schoen ‘basic geometric shapes’ zijn die door de consument eerder worden opgevat als een technisch middel om de schoen te versterken, of als louter versiering die niet onderscheidend en gewoon is, en waar de consument nauwelijks aandacht aan besteedt.
K-Swiss ging in beroep, maar de Board of Appeal van het OHIM bevestigde op 30 oktober 2012 de beslissing van de Cancellation Division. Op 13 juni 2014 bevestigde het Gerecht (voorheen Gerecht van Eerste Aanleg, nu Gerecht of General Court) de beslissing van de Board of Appeal.
Beoordeling door het Gerecht
Het Gerecht baseert zijn oordeel op de standaard Europese jurisprudentie over het vereiste onderscheidend vermogen van merken: Mag Instrument v OHIM (C‑136/02); Deutsche SiSi-Werke v OHIM (C‑173/04); Henkel v OHIM (C‑144/06); X Technology Swiss v OHIM (T‑547/08). Het gaat er daarbij volgens het Gerecht niet om of het merk is geregistreerd als beeldmerk, driedimensionaal merk of anderszins, maar of het merk al dan niet los gezien kan worden van het product dat het merk tracht te onderscheiden.
Het Gerecht overweegt dat het merk van K-Swiss bestaat uit de tweedimensionale weergave van een schoen met 5 parallelle strepen op de zijkant. Omdat het merk op deze manier is geregistreerd, kunnen de 5 strepen niet los gezien worden van het product, namelijk schoenen. K-Swiss had betoogd dat het 5 strepenmerk een zgn. positiemerk is, en dat het silhouet van de schoen in de merkregistratie alleen dient om aan te geven op welke positie het merk zich op het product bevindt. Volgens het Gerecht blijkt dit echter niet uit de merkregistratie, en zelfs al zou het merk alleen uit 5 parallelle strepen bestaan, die gepositioneerd moeten worden op de zijkant van een schoen, dan nog kunnen de 5 strepen niet los gezien worden van de schoen.
K-Swiss had voorts betoogd dat de consument van schoenen eraan gewend is om producten te herkennen aan simpele tekens zoals lijnen of strepen op de producten, met name op de zijkant. Wat mij betreft een zeer aannemelijke gedachtengang als ik zo een aantal merken sportschoenen voor de geest haal. Nike, Adidas, Puma, New Balance, Asics, allemaal schoenen die iedere consument onmiddellijk herkent aan het merk dat op de zijkant staat.
Ook K-Swiss had voorbeelden aangevoerd, maar die konden het Gerecht kennelijk niet overtuigen: het feit dat sommige andere tekens op de zijkant van schoenen een zodanig onderscheidend vermogen hebben verkregen dat zij door het relevante publiek wél als merk worden herkend, wil nog niet zeggen dat consumenten ieder teken op de zijkant van schoenen als merk zullen herkennen.
K-Swiss heeft volgens het Gerecht dus niet aangetoond dat de 5 parallelle strepen op de zijkant van een schoen door het relevante publiek onmiddellijk en gemakkelijk zullen worden herkend als een merk.
Het feit, tenslotte, dat het 5 strepenmerk in 8 Europese lidstaten wel als merk is geregistreerd, is weliswaar een van de omstandigheden die in aanmerking kunnen worden genomen, maar dat verplicht het OHIM niet om de beoordeling van de betreffende nationale autoriteiten te volgen.
Conclusie
K-Swiss heeft niet aangetoond dat de 5 parallelle strepen op de zijkant van een schoen door het relevante publiek zullen worden herkend als merk. De tekens op de zijkant van sportschoenen zijn wat mij betreft echter bij uitstek datgene waaraan de consument de (herkomst van de) sportschoen herkent, dus ook de sportschoen van K-Swiss.
NB: over de merkenrechtelijke status van strepen zie uiteraard ook de Adidas jurisprudentie: C-408/01Adidas-Salomon v Fitnessworld en C-102/07Adidas v Marca Mode.
