Al eerder besloot de A-G in deze zaak dat de inschrijving van Kenzo Tsujimoto’s voornaam als woordmerk geen geldige reden vormt om naast het bekende woordmerk Kenzo te blijven bestaan. De houder van het merk Kenzo hoeft derhalve het gebruik van Kenzo State als woordmerk niet te tolereren. Het Hof heeft deze conclusie van de A-G nu bekrachtigd.
Relevant in deze zaak is dat dat de houder van het woordmerk Kenzo over een ouder merk beschikt dat tevens bekendheid verworven heeft. Dat de productgroepen van beide merken niet overeenstemmen is in geval van een bekend merk niet relevant. Bovendien werd vastgesteld dat de houder van Kenzo schade ondervond door het gebruik van Kenzo State. Met het gebruik van Kenzo State als woordmerk wordt meegelift op het succes van het bekende merk Kenzo.
Daaropvolgend was het aan Kenzo Tsujimoto om aan te tonen dat hij wel een geldige reden heeft voor het gebruik van zijn woordmerk ‘Kenzo State’. Als geldige reden voert hij aan dat het vrijstaat om de eigen voornaam als merk in te schrijven. Op basis van het recht op eerbiediging van het privé-leven en gezinsleven (artikel 7 Handvest) zijn personen in beginsel vrij om (voor)namen te gebruiken. Dit geldt tevens voor het gebruik van eigen namen in het economische verkeer, waaronder dus ook voor merknamen. Derhalve kan de houder van een eerder ingeschreven merk het gebruik van iemands eigen naam als merk in principe niet zomaar verbieden.
De A-G merkt echter op dat dit gebruik van de eigen naam, niet de wezenlijke werking van de Gemeenschapsmerkenverordening mag ondermijnen. In het onderhavige geval is vastgesteld dat Kenzo Tsujimoto een latere inschrijving heeft gedaan en dat het bekende merk Kenzo wel degelijk schade zal ondervinden door deze inschrijving. Het enige feit dat Kenzo Tsujimoto zijn voornaam graag wilt gebruiken voor een merknaam levert zodoende nog geen geldige reden op. Het criterium ‘geldige reden’ impliceert een belangenafweging waarin de belangen van de merkhouder met een eerder ingeschreven merk eveneens meegewogen dienen te worden. Deze belangenafweging valt vervolgens uit in het voordeel van de houder van het bekende merk ‘Kenzo’, aldus de A-G. Het Hof van Justitie sluit zich tot slot aan bij deze onderbouwing.
