Binnen de Europese Unie geldt als uitgangspunt dat eenmaal met toestemming van de rechthebbende in het verkeer gebrachte goederen, daarna onder gebruikmaking van het beschermde merk mogen worden doorverkocht door derden. De zogenaamde uitputting van het merkenrecht. Zou deze regel niet bestaan, dan zou wederverkoop van merkproducten uitsluitend mogen met toestemming van de rechthebbende, welke toestemming dan waarschijnlijk slechts onder zeer strikte voorwaarden wordt gegeven. Een situatie die voor de merkhouder natuurlijk gunstig zou zijn, maar voor een goed functionerende interne markt minder.
Merkhouders proberen echter, begrijpelijkerwijs, op alle mogelijke manieren nog enige greep te houden op de handel in producten waar hun merk op is aangebracht. Bijvoorbeeld door te zeggen dat ook na uitputting, het derden dan nog niet is toegestaan hun merk ook te gebruiken in reclame voor de rechtmatig in de wederverkoop liggende producten.
Daarvoor is door het Europese Hof van Justitie reeds lang een stokje gestoken. In de zaken Dior/Evora (C-337/95) en BMW/ Deenik (C-63/97) uit respectievelijk 1997 en 2001 heeft het Hof geoordeeld dat het de wederverkoper van door de merkhouder rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen, in het verlengde van de vrijheid van wederverkoop, tot op bepaalde hoogte vrij staat voor die goederen ook reclame te maken.
De wederverkoper mag reclame maken voor zover hij daarbij loyaal handelt tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Die merkhouder kan zich slechts verzetten indien (i) de wederverkoper het merk zo gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen hem en de merkhouder bestaat, (ii) op een wijze die niet overeenstemt met de in de branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren, dan wel (iii) op een zodanige wijze dat gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt (denk aan het opnemen van het Louis Vuitton merk in een Blokker krantje).
De ruimte die de wederverkoper daarbij heeft is groot, zo bevestigt nu de Hoge Raad.
In de zaak die leidde tot de uitspraak van de Hoge Raad van gisteren (10 juli 2009, LJN: BI2335) probeerde merkhouder G-Star de jurisprudentie van het Hof van Justitie op te rekken door deze zodanig te lezen dat daarin geoordeeld (althans niet uitgesloten) is, dat van het merk in reclame-uitingen uitsluitend gebruik mag worden gemaakt voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waren. Die noodzaak is er volgens G-Star niet voor gebruik van haar beeldmerk (zoals op de afbeelding hierboven). Makro had kunnen volstaan met gebruik van het woordmerk. De Hoge Raad is het daar echter niet mee eens.
De Hoge Raad overweegt dat anders dan G-Star betoogt, er voor een verdergaande toetsing, in het bijzonder aan de maatstaf dat het gebruik van het merk door de wederverkoper noodzakelijk moet zijn, geen steun is te vinden in de jurisprudentie van het Hof van Justitie omtrent de uitputtingsregel. Deze eis volgt niet uit de algemene loyaliteitseis zoals deze door het Hof van Justitie nader is ingevuld.
Ook is in die jurisprudentie geen enkel aanknopingspunt te vinden voor de opvatting dat het gebruik van het merk door de erkende wederverkoper terughoudender zou moeten zijn dan dat van de niet erkende wederverkoper, hetgeen G-Star ook nog betoogde. Uit hetgeen in het arrest Dior/Evora is overwogen volgt immers juist dat door het maken van een dergelijk verschil de doelstelling van de uitputtingsregel in gevaar kan worden gebracht, hetgeen ertoe noopt de niet erkende wederverkoper ten aanzien van het gebruik van het merk niet aan strengere regels te binden dan de wel erkende.
De door G-Star subsidiair voorgestane opvatting dat voor het gebruik van het beeldmerk een zwaardere toets moet worden aangelegd, wordt evenmin aanvaard. Voldoende is dat het gebruik van een beeldmerk door een wederverkoper van waren ten aanzien waarvan het merkrecht is uitgeput, wordt getoetst aan de eisen die in de rechtspraak van het Hof van Justitie zijn ontwikkeld.
De Hoge Raad vindt de jurisprudentie duidelijk genoeg en acht het niet nodig prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie.
Lees hier het hele bericht en hier het arrest.
