Het EG Hof van Justitie heeft in haar arrest van vandaag in de zaak tussen L`Oréal en enkele partijen die gelijkende parfums (geen 1op1 kopieën) op de markt brachten zich in duidelijke bewoordingen uitgelaten hoe de term “onrechtvaardig voordeel trekken uit” in het Europese en daarmee ook in het Benelux merkenrecht moet worden geïnterpreteerd.
Het Hof overweegt:
“ Het begrip „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”, ook aangeduid als „meeliften” en „free riding”, verwijst niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk.”
Dit is voor houders van bekende merken een goede uitkomst, omdat hiermee voor het eerst echt duidelijk wordt gemaakt hoever de bescherming van bekende merken reikt, in de gevallen dat er slechts sprake is van meeliften en dus geen sprake is van afbreuk aan het onderscheidend vermogen (verwatering) en/of de reputatie van het merk (aantasting).
Het betekent voor navolgers (dat is iets anders dan namakers), zoals retailers die gelijkende huismerken aanbieden, dat zij meer op hun tellen moeten passen, te meer nu het Hof daarop expliciet heeft aangegeven dat ook als het navolgen geen schade voor de merkhouder oplevert, maar slechts voordeel voor de navolger oplevert dit voldoende kan zijn om het ongerechtvaardigd aan te merken.
Zoals het Hof eerder overwoog moet er wel een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken (in deze de gelijkende verpakking) van de navolger zijn, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt.
Houders van bekende merken zullen nu nog meer kunnen kijken welke kenmerken van hun product – niet alleen de naam en het logo, maar ook de uitstraling (zoals de verpakking) – als bekend merk beleefd wordt door de gemiddelde consument waarvoor het product is bestemd, alsmede deze kenmerken voor zover nodig alsnog als merk registeren en vervolgens bezien in hoeverre en in welke mate deze kenmerken zijn/worden overgenomen door de navolgers en of deze nagevolgde kenmerken bij de gemiddelde consument .
Deze uitspraak is duidelijk een steun in de rug voor de houders van bekende merken en een waarschuwing voor de navolgers.
Daarnaast heeft het Hof overwogen dat:
“de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet aan alle voorwaarden van geoorloofdheid van vergelijkende reclame voldoet, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk, zoals met name de communicatie‑, de investerings‑ of de reclamefunctie daarvan.
en voorts dat:
“een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, „goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak” in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h ( van de richtlijn inzake vergelijkende reclame). Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een „oneerlijk voordeel” ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g (van de richtlijn inzake vergelijkende reclame), worden beschouwd.”
Leer hier het arrest.
