Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag in de Franse merken/handelsnaam zaak Céline SARL/ Céline SA arrest gewezen.
Céline SA, die op 9 juli 1928 onder deze naam is opgericht, heeft als hoofdactiviteit de creatie en verhandeling van kleding en modeaccessoires.
Op 19 april 1948 heeft zij het woord CÉLINE gedeponeerd als merk – waarvan de inschrijving sindsdien telkens is vernieuwd voor allerlei soort waren en diensten, met name voor kledingstukken en schoeisel”.
De heer Grynfogel heeft zich op 25 september 1950 laten inschrijven in het handels‑ en vennootschapsregister te Nancy ter zake van de uitoefening van een bedrijf in confectiekleding voor dames en heren onder het bedrijfsembleem Céline”.
Céline SARL heeft verklaard dat zij via via haar recht op het gebruik van het bedrijfsembleem Céline” heeft verkregen van de heer Grynfogel.
De vennootschap Céline SARL is op 31 januari 1992 ingeschreven in het handelsregister met als bedrijfsactiviteiten prêt-à-porter, lingerie, confectiekleding, bont en diverse kleding en accessoires, onder genoemd bedrijfsembleem.
Céline SA meent dat het gebruik van het bedrijfsembleem (in NL: handelsnaam) “Céline”door de SARL inbreuk maakt op haar merkrechten en wel uit hoofde van de Franse equivalent van artikel 5, 1, sub a Merkenrichtlijn (89/104/EEG) – in de Benelux geïmplementeerd in art. 2.20, 1, sub a BVIE.Met andere woorden: Céline SA stelt dat Céline SARL haar bedrijfsembleem (ook) gebruikt als merk, namelijk ter onderscheiding van haar waren.
Céline SARL meent echter dat haar gebruik als bedrijfsembleem geen gebruik als merk is, maar slechts gebruikt als aanduiding van haar vennootschap (maatschappelijke benaming; in NL: statutaire naam) of ter aanduiding van haar onderneming (handelsnaam of bedrijfsembleem).
Het Gerechtshof van Nancy heeft de EGHvJ verzocht of artikel 5,1 Merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat wanneer een derde (i.c. Céline SARL) zonder toestemming kiest voor een geregistreerd woordmerk als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem in het kader van de verhandeling van dezelfde waren, er sprake is van een gebruik van dit merk in het economisch verkeer waaraan de houder (i.c. Céline SA) op basis van zijn uitsluitend recht een einde mag maken?”
Het EGHvJ beslist dat dit geval is, indien dat gebruik als bedrijfsembleem (statutaire naam, handelsnaam) is aan te merken als een gebruik voor waren (of diensten) dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk.
En, indien dit het geval is, kan artikel 6, lid 1, sub a Merkenrichtlijn (2.23,1 BVIE) aan een dergelijk verbod slechts in de weg staan, indien sprake is van een gebruik van de eigen maatschappelijke benaming of handelsnaam door de derde volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
Het EGHvJ overweegt daarbij onder meer dat:
“Uit de systematiek van artikel 5 van de richtlijn blijkt, dat het gebruik van een teken voor waren of diensten als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel een gebruik is ter onderscheiding van de betrokken waren of diensten, terwijl lid 5 van dit artikel betrekking heeft op het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” (arrest van 23 februari 1999, BMW, C‑63/97, Jurispr. blz. I‑905, punt 38).
Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin arrest van 21 november 2002, Robelco, C‑23/01, Jurispr. blz. I‑10913, punt 34, en arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 64). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfsembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik voor […] waren of diensten” als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de richtlijn.
Daarentegen is sprake van gebruik voor […] waren” in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, wanneer een derde het teken dat zijn maatschappelijke benaming, zijn handelsnaam of zijn bedrijfsembleem vormt, aanbrengt op de waren die hij in de handel brengt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 41, en Adam Opel, punt 20).
Daarnaast is, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik voor […] waren of diensten” in de zin van die bepaling, wanneer de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht.“
Lees hier het arrest.
