Het Europese Hof van Justitie heeft in de zaak tussen mobiele telefoondiensten provider O2 en concurrent Hutchison 3G vragen beantwoord over de verhouding tussen de Merkenrichtlijn (98/104) en de Richtlijn Vergelijkende Reclame (84/450 zoals gewijzigd bij 97/55).
Het ging om het volgende.
Om haar mobiele-telefoniediensten te promoten gebruikt O2 op verschillende wijzen beelden van bubbels. Ook is O2 houder van twee Britse beeldmerken bestaande uit een statisch beeld van bubbels.
Hutchison 3G (hierna: “H3G”) biedt mobiele telefoondiensten aan onder de merknaam “3”. In de reclamecampagne daarvoor liet zij een televisiespot uitzenden waarin de prijs van haar diensten met die van O2 werd vergeleken. De reclame begon met het tonen van de naam “O2” en van zwart-witbeelden van bewegende bubbels, waarna beelden van “3” werden getoond met de boodschap dat de diensten van H3G in een bepaald opzicht goedkoper zijn.
O2 heeft bij de High Court een beroep wegens inbreuk op haar bubbelmerken ingesteld. In het kader hiervan gaf zij toe dat de prijzen in de reclame correct werden vergeleken, en dat de reclame niet misleidend was. Deze vordering werd afgewezen.
O2 heeft vervolgens tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal, dat het Hof van Justitie heeft gevraagd of een merkhouder gerechtigd is het gebruik te doen verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn teken, in een vergelijkende reclame die er niet toe leidt dat de adverteerder met een concurrent, of de merken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward.
Het Hof begint met de vaststelling dat gebruik in vergelijkende reclame van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, gebruik kan zijn in de zin van artikel 5, leden 1 en 2 van de Merkenrichtlijn. Dit gebruik kan dus, indien voldaan wordt aan de vereisten van artikel 5, verboden worden door de merkhouder.
Echter, zoals blijkt uit de overwegingen bij Richtlijn Vergelijkende Reclame, heeft de gemeenschapswetgever vergelijkende reclame willen stimuleren en heeft geoordeeld dat merkrechten daartoe in zekere mate dienen te worden beperkt.
Een beroep op de geoorloofdheid van merkgebruik onder de Richtlijn Vergelijkende Reclame legt dus meer gewicht in de schaal dan een beroep op ongeoorloofdheid onder de Merkenrichtlijn.
Uiteindelijk maakt dit echter niets uit, zo stelt het Hof. Als namelijk is voldaan aan alle voorwaarden van artikel 5 lid 1 of 2 van de Merkenrichtlijn (i. gebruik in het economisch verkeer, ii. geen toestemming merkhouder, iii. dezelfde of soortgelijke waren of diensten en iv. verwarringsgevaar) om het gebruik van het teken te verbieden, dan kan onmogelijk voldaan zijn aan de vereisten voor geoorloofdheid onder artikel 3bis van de Richtlijn Vergelijkende reclame. Vergelijkende reclame is onder dat artikel immers niet toegestaan indien het gevaar bestaat dat de adverteerder met een concurrent, of de merken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward. En het verwarringsbegrip dient in beide richtlijnen hetzelfde te worden uitgelegd.
Volgens de verwijzende rechter had de reclame niet geleid tot verwarring bij het publiek. Deze was immers, in haar geheel beschouwd, niet misleidend en suggereerde met name geen commercieel verband tussen O2 en H3G.
Verwarrend? Het is eigenlijk heel simpel: gebruik van het merk van een concurrent in een vergelijkende reclame is toegestaan zolang (i) die reclame niet misleidend is en (ii) de reclame het publiek niet verwart in die zin dat het een connectie tussen de twee bedrijven zou veronderstellen. Als de vergelijkende reclame hieraan voldoet, kan de merkhouder geen beroep meer doen op zijn merkrecht.
Lees hier het persbericht en hier het arrest.
