Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft op 10 april 2008 arrest gewezen in de zaak Adidas vs. Marca e.a.[1] In het arrest geeft het Europese Hof antwoord op vragen die de Nederlandse Hoge Raad heeft gesteld over de uitleg van de Europese Merkenrichtlijn.
De zaak betrof het driestrepenmerk van Adidas. Volgens Adidas wordt inbreuk op haar merkrechten gemaakt doordat Marca en anderen (hierna “Marca”) hun kleding voorzien van een tweestrepenmotief.
De zaak voor de Nederlandse rechter
Het Gerechtshof te Den Bosch oordeelde in 2005 dat het driestrepenmotief van Adidas een bekend merk is en daarom een ruime merkenrechtelijke bescherming geniet. Het Gerechtshof overwoog echter ook – onder meer – dat strepen en eenvoudige streepmotieven in beginsel tekens zijn die beschikbaar moeten blijven voor iedereen. Op grond van de zogenaamde “vrijhoudingsbehoefte” mogen deze tekens niet door middel van het merkenrecht door één onderneming gemonopoliseerd worden. Uiteindelijk kwam het Gerechtshof tot het oordeel dat er tussen het driestrepenmerk en het tweestrepenmotief sowieso onvoldoende overeenstemming bestond en er dus geen sprake was van merkinbreuk.[2]
Adidas ging in cassatie bij de Hoge Raad en stelde onder meer dat de vrijhoudingsbehoefte in deze zaak niet kon worden ingeroepen omdat de vrijhoudingsbehoefte alleen een rol kan spelen bij de registratie van een merk en niet bij het bepalen van de beschermingsomvang daarvan.[3] De Hoge Raad vroeg het Europese Hof of de vrijhoudingsbehoefte een beoordelingscriterium is om de beschermingsomvang van het merkrecht af te bakenen.
Het arrest van het Europese Hof van Justitie
Het Europese Hof stelt dat er inderdaad overwegingen van algemeen belang zijn waardoor het wenselijk is dat bepaalde tekens ongestoord door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze vrijhoudingsbehoefte is van belang bij de vraag of de registratie van een merk geweigerd kan worden (artikel 3 van de Merkenrichtlijn) of bij de vraag of een merk vervallen kan worden verklaard (artikel 12 van de Merkenrichtlijn).
Marca riep de vrijhoudingsbehoefte echter in als beperking op de beschermingsomvang van het merkrecht van Adidas na registratie daarvan.
Het Hof gaat vervolgens kijken naar artikel 5 en artikel 6 van de Merkenrichtlijn. Deze artikelen zien op de beschermingsomvang van een merk na registratie en bakenen de bevoegdheid van de merkhouder af om op te treden tegen derden die gelijke of overeenstemmende tekens gebruiken.
Op grond van artikel 5 kan een merkhouder een derde verbieden een teken te gebruiken dat lijkt op het merk indien (i) daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende een gevaar van associatie waardoor het publiek zou denken dat de waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn danwel dat de ondernemingen gelieerd zijn; of (ii) indien het een bekend merk betreft en het publiek een verband legt tussen het teken en het merk, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit danwel afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Daarbij speelt verwarringsgevaar geen rol.
Het Hof stelt dat de behoefte aan vrijhouding van bepaalde tekens geen van de relevante omstandigheden is waarmee rekening moet worden gehouden om te beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar. De nationale rechter dient verder zelf te beoordelen of de gemiddelde consument zich kan vergissen in de herkomst van de waren die zijn voorzien van een tweestrepenmotief dat voor het overige gelijk is aan dat van Adidas.
Het Hof merkt op dat voor de bescherming van een bekend merk niet het bestaan van gevaar voor verwarring tussen het teken en het merk is vereist. Het volstaat reeds dat het betrokken publiek een verband daartussen legt. Aangezien de vrijhoudingsbehoefte losstaat van zowel de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken als van het verband dat het betrokken publiek tussen dat merk en dat teken zou kunnen leggen, is de vrijhoudingsbehoefte ook hier geen relevante factor.
Vervolgens kijkt het Hof naar artikel 6 van de Merkenrichtlijn. Deze bepaling betreft een aantal uitzonderingen op de bescherming van een merk. Artikel 6 is volgens het Hof in feite een uitdrukking van het leerstuk van de vrijhoudingsbehoefte. Zo mag een merkhouder bijvoorbeeld geen tekens verbieden waarmee kenmerken van de waar worden aangeduid (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de aanduiding “XL” als maat voor kleding terwijl dat teken ook als merk is ingeschreven). Het zuiver decoratieve karakter van het tweestrepenteken van Marca is volgens het Europese Hof echter geen aanduiding van een kenmerk van de waar, en valt niet onder één van de uitzonderingen van artikel 6.
Het Hof concludeert dat op de vragen van de Hoge Raad moet worden geantwoord dat bij bepaling van de omvang van het merkrecht, geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover aan de in artikel 6 Merkenrichtlijn omschreven voorwaarden is voldaan.
Het is nu aan de Hoge Raad om te oordelen of het Gerechtshof Den Bosch op de juiste rechtsgronden heeft geoordeeld dat geen sprake is van gevaar voor verwarring tussen het driestrepenmerk van Adidas en de tweestrepenmotieven van Marca, C&A, H&M en Vendex.
Lees het arrest van het Europese Hof van Justitie hier.
Douwe Linders en Marieke Neervoort
[1] HvJEG 10 april 2008, C-102/07 (Adidas/Marca, C&A, H&M en Vendex).
[2] Hof ‘s-Hertogenbosch 29 maart 2005, LJN: AT2596 (Marca e.a./Adidas).
[3] HR 16 februari 2007, LJN AY9707 (Adidas/Marca e.a.).
