In een recente uitspraak van het Gerecht (negende kamer) in Luxemburg werd vernietiging van de uitspraak van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 3 februari 2012 (zaak R 1955/2010-2) aangevraagd inzake een oppositieprocedure tussen Blufin SpA en Adler modewinkels AG. Het geschil ging tussen merkhouder ‘Blumarine’ en de aanvrager van het merk ‘Marine Bleu’. Blumarine was van mening dat de inschrijving van het merk ‘Marine Bleu’ geweigerd moest worden omdat deze voor verwarring zou zorgen en er ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit de reputatie van het merk Blumarine.
Op grond van artikel 41 Gemeenschapsmerkenverordening stelde Blumarine (CTM registration No 3587609) van het modehuis Blufin S.p.A., oppositie in. Inschrijving van het merk ‘Marine Bleu’ zou op basis van artikel 8 van de Verordening moeten worden geweigerd.
Op 3 februari 2012 heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep van Blumarine gedeeltelijk gegrond verklaard. Met name de overeenkomsten tussen de classificaties (o.a. leder en kledingstukken) achtte de kamer belangrijk bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.
Ook de visuele, fonetische en begripsmatige overeenkomsten werden besproken. Daarnaast werd gesproken over een ‘conceptuele identiteit’ met betrekking tot de woorden ‘blauw’ en ‘marine’. Het woord ‘marine’ heeft in vier talen in de EU dezelfde betekenis en het woord heeft ook nog eens bijna dezelfde equivalenten in andere talen. Daarnaast heeft het woord ‘blu’ met name visueel zeer veel overeenkomsten met andere talen.
Met betrekking tot voorgenoemde overeenkomsten werd o.a. naar de uitspraak ‘Puma/Sabel’ van het HvJ EG verwezen wat betreft de visuele, fonetische en begripsmatige overeenkomsten. Toegepast op deze merken werd geconcludeerd dat er wat betreft deze criteria veel overeenkomsten zijn.
Bij de verwijzing naar de uitspraak ‘Arthur & Félicie’ van het HvJ EG werd er nog gewezen op het feit dat wanneer een gemiddeld consument in een winkel staat er slechts het onvolmaakte beeld achter blijft wat bij hem is achter gebleven. Bij zeer bekende labels als ‘Dolce & Gabbana’ zal een consument het zeker opmerken wanneer het item in de winkel een opdruk met ‘Dolce & Banana’ heeft. In het geval van minder bekende labels is dat achtergebleven beeld echter minder aanwezig.
Het Gerecht bevestigde dat er slechts sprake is van een zwak onderscheidend karakter van het oudere ingeschreven merk. De kans op verwarringsgevaar is hierdoor echter groter. ‘Er moet een globale beoordeling van het verwarringsgevaar worden gemaakt waarbij de soortgelijkheid van betrokken waren en/of diensten in samenhang moet worden gezien met de overeenstemming tussen de merken. In het onderhavige geval mogen de conclusies van de kamer van beroep over de overeenstemming niet in twijfel worden getrokken’. Het besluit van het BHIM over de overeenstemming werd in stand gehouden.
Auteur: Kylie de Kok
