Apple ontwikkelt een nieuw speeltje: een smartwatch. Het is de bedoeling dat dit apparaat iWatch gaat heten, maar als het aan de Zwitserse horlogemaker Swatch ligt, zal dit niet gebeuren. Swatch heeft aangegeven op te treden tegen het gebruik en de registratie van het (woord)merk iWatch.
Swatch heeft het teken iSwatch in 2008 in diverse landen als (internationaal) merk geregistreerd. Apple heeft (via de postbusfirma Brightflash) het woordmerk IWATCH in 2013 onder andere als Europees merk gedeponeerd. De definitieve registratie is nog niet verleend.
Het is voor Swatch echter nog niet zo eenvoudig om op grond van haar merkrechten actie te ondernemen tegen de naam iWatch. Swatch heeft namelijk geen geldig woordmerk, maar een geldig woord/beeldmerk. Dit betekent dat de beschermingsomvang van het ingeschreven woord/beeldmerk in beginsel niet het woord iSwatch omvat, maar slechts de beeldelementen (het lettertype, de kleur zwart en de schuine letter i). Swatch kan waarschijnlijk dan ook niet optreden tegen derden die het woord iSwatch op een andere manier (met andere niet-overeenstemmende beeldelementen) dan haar merkinschrijving gebruiken.
Wanneer Swatch zich tegen de de merkinschrijving wil verzetten dan kan zij – wanneer het gaat om een Benelux merk – bij het BBIE oppositie instellen tegen een jonger merk, wanneer:
– er sprake is van gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
– er sprake is van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk kan ontstaan;
– het jongere merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk als bedoeld in artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.
Mogelijk kan Swatch een beroep doen op de tweede grond (overeenstemmende tekens voor soortgelijke waren). Er moet dan worden beoordeeld of sprake is van (direct of indirect) gevaar voor verwarring bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen, waaronder: het onderscheidend vermogen, de bekendheid, de mate van soortgelijkheid en de totaalindrukken. Het is maar de vraag of deze oppositie zal lukken op grond van Swatch’s woord/beeldmerk.
Verder heeft Swatch niet in alle landen oudere merkrechten dan Apple. Zij heeft het merk iSwatch in 30 landen pas geregistreerd nadat Apple de merknaam iWatch had gedeponeerd in de VS. Al met al kan er dus een langdurige strijd tussen Swatch en Apple ontstaan. Er zal per land moeten worden bekeken of Swatch op grond van haar merkrechten succesvol kan optreden tegen de merknaam iWatch.
