Als je als merkhouder van een woordmerk toestaat dat andere partijen dat woordmerk gebruiken als soortnaam (gebruikelijke aanduiding) van het product, en dus niet als merk, loop je het risico dat je merk vervalt. Dit noemen we verwording tot soortnaam.
Dit verworden tot soortnaam kan zich vooral voordoen als een nieuw product wordt geïntroduceerd waarvoor nog geen soortnaam bestaat of in geval het merk makkelijker in de mond en het geheugen ligt dan soortnaam. Denk aan Solex®, Luxaflex®, Aspirine®, Walkman® en Google® voor een snorfiets, jaloezieën, paracetamol (pijnstiller), draagbare cassetterecorder en internetzoekmachine.
Er is pas sprake van verval, als je dat als merkhouder zelf hebt veroorzaakt. Door het zelf als soortnaam te gebruiken of dat gebruik als soortnaam door derden zelf in de hand te werken (toedoen van de merkhouder) of als je dat gebruik door derden als soortnaam niet tegenging (nalaten van de merkhouder).
Tot voor kort werd altijd gedacht dat je het als merkhouder wel erg bont moest maken, wil een merk door een nalaten van de merkhouder vervallen worden verklaard. Sinds de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Kornspitz-zaak, ligt dat toch iets genuanceerder.
Backaldrin, een producent van bakmeel, had in Oostenrijk KORNSPITZ als woordmerk ingeschreven, voor onder andere meel- en graanpreparaten; bakkerijproducten, ook voor afbakken geprepareerd.
Backaldrin verkocht aan bakkers onder het merk KORNSPITZ een bakmengsel. De bakkers bakten hiervan langwerpig broodjes dat aan beide uiteinden spits toeloopt. Backaldrin had deze bakkers toestemming gegeven om dit broodje onder de het merk KORNSPITZ te verkopen. Concurrenten van Backaldrin, waaronder Pfahnl, en het merendeel van de bakkers, wisten dat het woord KORNSPITZ als woordmerk ingeschreven was.
Echter volgens Pfahnl vatten de consumenten KORNSPITZ als de gebruikelijke benaming (soortnaam) van deze langwerpige broodjes op. Dit met name vanwege het feit dat de bakkers die deze broodjes verkopen hun klanten doorgaans niet meedeelden dat KORNSPITZ een merk was. Pfahnl verzocht dan ook de merkinschrijving vervallen te verklaren.
Het geschil gaat met name over de vraag of er sprake is van een nalaten en dus verval van een merk, wanneer de bakkers wel weten dat KORNSPITZ een merk is van het bakmeel en de broodjes, maar de consumenten dat niet beseffen en KORNSPITZ als een soortnaam van de broodjes zien.
Uiteindelijk heeft het Oostenrijkse Oberste Patent- und Markensenat het Europese Hof van Justitie gevraagd om uitleg (prejudiciële vragen gesteld). Het Hof beantwoordt de vragen als volgt (geparafraseerd):
1) in zo’n situatie (bakker weet wel dat het een merk is maar de consument niet) kan de merkhouder zijn merkrechten verliezen voor een waar (product) waarvoor het merk is ingeschreven wanneer het merk door toedoen of nalaten van deze houder louter uit het oogpunt van de eindgebruikers ervan de gebruikelijke benaming voor deze waar is geworden.
Met andere woorden: voor de vraag of KORNSPITZ een merk of soortnaam is van de broodjes, is de perceptie van de eindgebruiker doorslaggevend. Het feit dat de bakkers weten dat KORNSPITZ het merk is van het bakmeel waarvan zij de broodjes bakken en verkopen is niet van belang.
2) het feit dat de merkhouder de verkopers er niet toe aanzet om KORNSPITZ niet te gebruiken bij de verkoop van de broodjes aan de consumenten kan al als een nalaten (stilzitten) worden beschouwd.
Onder verwijzing naar zijn eerdere rechtspraak overweegt het Hof dat “nalaten” bestaat uit elk verzuim waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk zijn onderscheidend vermogen behoudt. In deze zaak, waarin de bakkers (van de broodjes gemaakt van het KORNSPITZ bakmeel) hun consumenten niet meedelen dat KORNSPITZ het merk is van deze broodjes, draagt dit feit eraan bij dat het merk KORNSPITZ een gebruikelijke benaming wordt.
Ofwel als merkhouder moet je alle partijen in de distributieketen opleggen dat zij het merk als merk gebruiken ook richting de eindverbruiker (consument), zodat deze laatste het ook als merk opvat en niet als gebruikelijke benaming van het product (broodjes).
3) het eventuele bestaan van alternatieve benamingen voor de broodjes waarvan KORNSPITZ de gebruikelijke benaming is geworden, is irrelevant voor de vraag of het merk wel of niet is verworden tot de gebruikelijke benaming.
In andere woorden als merkhouder moet je er voor zorgen dat je merk door alle partijen in de keten van je product (of dienst) als merk wordt gebruikt zodat alle partijen het ook als merk opvatten. Doe je dat niet dan kan je stilzitten worden verweten en je merk onderuit gaan.
Gebruik het merk bij het (eind)product dus zelf als merk en leg alle partijen in de keten dit ook op. Bijvoorbeeld door het merk in hoofdletters, speciaal lettertype en voorzien van het ®-teken. De (eind)gebruikers van het (eind)product kunnen het merk dan ook als merk opvatten en niet als gebruikelijke benaming. Verzin –indien nodig – ook een gebruikelijke benaming voor het (eind)product, zodat dat duidelijk is wat de benaming van het product (alle langwerpige broodjes) in het algemeen is en dat jouw langwerpige broodje alleen een KORNSPITZ is. Bijvoorbeeld onze SOLEX snorfiets.
Lees hier het hele arrest.
